Omdat partijen alsdan concurrenten van elkaar zullen zijn

B9 11415. Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 juni 2012, KG ZA 12-276, De Bever B.V. tegen Nedac Sorbo B.V. (met dank aan Menno Jansen, Spectrum Advocaten).

Merkenrecht. Auteursrecht. Ontbinding licentieovereenkomst en gebruik merk en afbeeldingen ter promotie nieuw product. Zowel eiser als gedaagde maken inbreuk op elkaars rechten. Mooie casus over samenwerkende partijen die besluiten elkaars concurrent te worden. Eiseres De Bever, producente van een lijn reinigingsmiddelen onder de naam Blue Wonder en houdster van de Benelux woord- en beeldmerken Blue Wonder, beëindigt de relatie met gedaagde Sorbo, haar (exclusieve) distributeur in de Benelux, die de Blue Wonder producten met haar eigen Sorbo-merk op de markt bracht. Partijen sluiten bij de beëindiging een vaststellingsovereenkomst en komen overeen om ieder onder hun eigen merk verder te gaan.

Eiseres Blue Wonder stelt i.c. dat Sorbo de overeenkomst heeft geschonden door op de bestaande Sorbo Blue Wonder-verpakkingen een promotie-sticker voor haar nieuwe product Sorbi Ultra Clean aan te brengen. De gewekte suggestie dat de Blue Wonder producten zouden verdwijnen is naar mening van Blue Wonder eveneens onrechtmatig. In reconventie stelt gedaagde Sorbo dat Blue Wonder (met gebruikmaking van de Sorbo-merken, Sorbo-producten en Sorbo-teksten) de onrechtmatige suggestie wekt dat Sorbo is gestopt met het uitleveren van Sorbo Blue Wonder en dat De Bever de distributie weer heeft overgenomen.

De voorzieningenrechter wijst zowel de conventionele als de reconventionele vorderingen (gedeeltelijk) toe. De ‘looptijd’ van de vaststellingsovereenkomst speelt daarbij een belangrijke rol. 

Naar oordeel van de voorzieningenrechter valt het gebruik van de blue Wonder-merken op de actie-stickers op de  Sorbo Blue Wonder-producten  niet onder het toegestane gebruik m.b.t. de nog tot 1 augustus 2012 doorlopende verhandelingslicentie. Sorbo is niet gerechtigd tot het gebruik van het Blue Wonder merk op deze van de licentie- en vaststellingsovereenkomst afwijkende wijze en merkinbreuk wordt dan ook aangenomen. De recall-vordering wordt  toegewezen en de vordering tot rectificatie wordt gedeeltelijk toegewezen.

5.17. Deze promotieactie van Nedac Sorbo, waarbij de flessen van de Blue Wonder- producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De  Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van  Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het  product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument  geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan  aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de  consument verwarring ontstaan omdat de Wij ze van bestiekeringr en de inhoud van de tekst  op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal  verdwijnen en zal worden Vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor  wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder aangetast.

In reconventie verbiedt de voorzieningenrechter De Bever om onjuiste mededelingen te doen aan derden en oordeelt daarnaast dat De Bever met het gebruik van afbeeldingen van Sorbo-producten op haar website en in haar accountboek inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten van Sorbo:

6.8. Uit de vaststellingsovereenkomst blijkt immers niet dat De Bever nog tot 1 augustus 2012 de afbeeldingen dan wel teksten van de  huidige (Sorbo) Blue Wonder-producten mag gebruiken. Uit de vaststellingsovereenkomst  en de daaraan voorafgaande licentieovereenkomst volgt juist dat De Bever de Blue Wonder- producten, in de door Nedac Sorbo vormgegeven fles met bedrukking van het Sorbo etiket  met daarop het Sorbo beeldmerk, alleen aan Nedac Sorbo mag verkopen en dat Nedac Sorbo  exclusief is gerechtigd deze producten te distribueren en verhandelen. Dit betekent dat De  Bever niet het recht heeft om de (Sorbo) Blue Wonder-producten vrijelijk aan derden te  verkopen. Dat uitsluitend recht ligt bij Nedac Sorbo als exclusieve distributeur van de  (Sorbo) Blue Wonder­producten, zodat De Bever ook niet vrij staat om de afbeeldingen van  de (Sorbo) Blue Wonder-producten en de daarop betrekking hebbende teksten naar eigen  believen zonder toestemming van Nedac Sorbo te gebruiken op haar Websites of  accountboek. Hiermee maakt De Bever inbreuk op de auteursrechten van Nedac Sorbo. Dat  het volgens De Bever zou gaan om gebruik van  en teksten ter beschrijving van de  geschiedenis van de Blue Wonder-producten doet daar niet aan af, nu ook in dat geval het  een openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken betreft, waarvoor  toestemming vereist is van de auteursrechthebbende, die ontbreekt.

6.10. Dit, zonder toestemming van Nedac Sorbo, gebruik van de Sorbo­merken door De Bever, bestaande in het aan afnemers aanbieden van (Sorbo) Blue Wonder producten,  voorzien van het Sorbo-beeldmerk, en in het veelvuldig gebruiken van de Sorbo-merken in  de meest aangewezen informatiebronnen voor afnemers en consumenten van de nieuwe  Blue Wonder-producten van De Bever, zoals de hiervoor genoemde twee Websites van De  Bever en haar accountboek, die door De Bever in het economisch verkeer worden gebruikt  ter promotie van haar eigen nieuwe producten die concurrerend zijn aan de producten van  Nedac Sorbo, kan bij de afnemers en de consument verwarring veroorzaken omtrent de  commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van de Sorbo-merken. Hierdoor kunnen  de Sorbo-merken geassocieerd worden met de Waren van De Bever, zodat afbreuk wordt  gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Sorbo-merken. Met dit gebruik van de  Sorbo-merken rnaakt Nedac Sorbo dan ook inbreuk op de exclusieve merkrechten van  Nedac Sorbo op de Sorbo­merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

1019h proceskosten in conventie: €5.350,17. De gevorderde 1019h proceskosten in reconventie zijn niet onderbouwd en worden derhalve niet toegewezen.

Lees het vonnis hier. Zie eerder: Rb Den Haag, De Bever v Van der Graaf, IEPT20090422.