Onbekendheid met het voorgebruik is uiterst onaannemelijk

B9 10997. Rechtbank Haarlem, 15 februari 2012, LJN: BV9607, Medec Benelux N.V. En Endomed B.V. tegen Medicare Uitgeest B.V.

Merkenrecht. Depot te kwader trouw, nu de gedaagde wist of behoorde te weten van het voorgebruik door eiseres. Ook inlezen door nieuwe advocaat valt onder de 1019h proceskosten. (Met gelijktijdige dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen).

Eiseres Medec Benelux is in 1994 opgericht als doorstart  van het gefailleerde bedrijf Medec Holland B.V. en ontwikkelt anesthesieapparatuur en aanverwante producten. Uit de boedel zijn de rechten op het gebruik van door Medec Holland sinds 1975 gevoerde handelsnaam ‘Medec’ en een tweetal in 1975 ingeschreven (beeld)merken Medec overgenomen.

Gedaagde Medicare is in 1996 opgericht en richt zich op het onderhouden en verhandelen van anesthesieapparatuur en accessoires van, onder andere, het merk Medec. In 2002 heeft Medicare de domeinnaam www.medec.nl geregistreerd. De  genoemde merken van eiseres Medec Benelux zijn in 2005 verlopen en op 21 mei 2010 heeft Medicare  het beeldmerk Medec gedeponeerd. Eiseres vordert de nietigverklaring van die merkinschrijving.

De rechtbank wijst de vordering toe. Eiseres Medec c.s. heeft het (beeld)merk Medec in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010 te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in het Benelux-gebied, en Medicare wist van dit gebruik wist of behoorde daarvan te weten. Medicare onderhoudt ook Medec-producten en haar stelling dat zij uitsluitend apparatuur onderhoudt die destijds door het failliete Medec Holland is vervaardigd acht de rechtbank uiterst onaannemelijk. Daarvoor is de markt te gespecialiseerd. 1019h Proceskosten: Opvoeren kosten inlezen door nieuwe advocaat is niet onbegrijpelijk,noch onredelijk.

4.6.  Medicare heeft niet (voldoende gemotiveerd) betwist de stelling van Medec c.s. dat de branche voor anesthesieapparatuur en -accessoires een hoog specialistische markt betreft waarop slechts een beperkt aantal spelers actief is. Zowel Medec c.s. als Medicare begeven zich op die markt, waarbij Medec Benelux – anders dan Medicare – de door haar verhandelde anesthesieapparatuur ook zelf produceert. Medicare verricht naar eigen zeggen al sinds haar oprichting in 1996 onderhoud aan anesthesieapparatuur van het merk Medec. Haar stelling ter comparitie dat zij sindsdien uitsluitend apparatuur onderhoudt die destijds door Medec Holland is vervaardigd, derhalve apparaten van 1994 of ouder, en niet op de hoogte was of kon zijn dat ook Medec Benelux het merk Medec gebruikt voor soortgelijke waren en diensten, acht de rechtbank uiterst onaannemelijk. Niet alleen produceert en verhandelt Medec Benelux immers anesthesieapparatuur, maar ook -accessoires. Dat Medicare – als zelfverklaard specialist van Medec-apparatuur (ter reclame waarvan zij nota bene de domeinnaam www.medec.nl heeft doen registreren) – met die apparatuur en accessoires nimmer in aanraking zou zijn gekomen, is niet geloofwaardig. Voor dat oordeel is mede van belang dat Medicare, blijkens een door Medec c.s. overgelegde pleitnota in een procedure bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 24 juni 2010 (sector kanton) tussen Medicare en een van diens (voormalig) medewerkers, in ieder geval reeds op 26 april 2010 – derhalve bijna een maand vóór haar depot van het merk Medec – moet hebben geweten van het gebruik van datzelfde merk door Medec Benelux, welke zij in die pleitnota immers omschrijft als “een directe concurrent van Medicare met dezelfde productlijn”. Dat Medicare desalniettemin (en, naar het oordeel van de rechtbank, tegen beter weten in) blijft volhouden dat zij ten tijde van haar depot niet van het bestaan van het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux en/of Endomed wist, kan haar dan ook niet baten.

4.7.  Maar zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het door haar gedeponeerde merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de  – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt. Gezien de hoog specialistische branche waarin partijen opereren, moet het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux in de belanghebbende kringen dan ook als algemeen bekend worden verondersteld, terwijl niet gebleken is van een discontinuïteit in de bedrijfsvoering van Medec Benelux op basis waarvan Medicare gerechtvaardigd zou hebben kunnen aannemen dat Medec Benelux niet langer actief is op de markt, althans dat zij het gebruik van het merk Medec zou hebben gestaakt in de Benelux.

4.8.  Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat Medicare geen recht op het merk Medec heeft verkregen door de inschrijving van dat merk. De vordering van Medec c.s. tot nietigverklaring en doorhaling ervan ligt dan ook voor toewijzing gereed.

1019h proceskosten: 4.9.  (…) Die laatste heeft ter onderbouwing van de door hem overgelegde kostenstaat aangevoerd dat Medec c.s. in de eerder gevoerde procedures een andere advocaat had, zodat hij zich – anders dan de advocaat van Medicare – als nieuwe advocaat in een nieuw dossier heeft moeten inlezen. Daarnaast heeft een zorgvuldige voorbereiding van de zaak onder meer een bezoek aan diens in België gevestigde cliënt gevergd, aldus nog steeds de advocaat van Medec c.s. De rechtbank acht die gang van zaken niet onbegrijpelijk, noch onredelijk. Evenmin acht de rechtbank de totale kosten zoals door de advocaat van Medec c.s. gevorderd (€ 11.500,--) buitensporig hoog, aangezien het - tengevolge van de gevoerde verweren - niet om een eenvoudige bodemprocedure gaat. Nu deze kosten bovendien de indicatietarieven in IE-zaken voor dergelijke bodemzaken zonder repliek en dupliek en/of pleidooi van € 20.000,-- niet overschrijden, zal de rechtbank de kosten toewijzen als gevorderd.

Lees het vonnis hier.  Zie ook (handelsnaam) Vzr. Rechtbank Haarlem, 8 juni 2011, B9 9840 (Medec Benelux / EJW Productions).