B9 11988. Hoge Raad, 21 december 2012, conclusie AG in zaak 11/04821, Global Bio-chem Technology Group Company Limited c.s. tegen Ajinomoto Co. Inc. (met dank aan mrs Hendrick, Kleemans en Van Oorschot (Freshfields Bruckhaus Deringer) en mrs Meijer en Van Aerde (Houthoff Buruma).
Octrooirecht. Werkwijze-octrooien voor het produceren van een synthetisch aminozuur (dat ‘bijdraagt aan de groei en het welvaren van daarmee gevoederde organismen, in de praktijk: dieren in de veeteelt’). Uitgebreide conclusie van AG Huydecoper na Hof Den Haag, 29 maart 2011, IEPT20110329, waarin het hof met betrekking tot inventiviteit oordeelde dat er na de aangehaalde publicaties nog steeds een “vooroordeel” was tegen het bewandelen van deze weg en het de verdienste geweest van Ajinomoto was om toch voor die weg te kiezen. Over artikel 39 TRIPs (bedrijfsgeheimen) oordeelde het hof dat de de strekking van die bepaling moet worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Inbreuk op twee octrooien van Ajinomoto werd toegewezen en de procedure m.b.t. een derde octrooi werd geschorst. Van het ontvreemde van bedrijfsgeheimen was daarnaast geen sprake naar oordeel van het hof.
De conclusie van A-G Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep van GBT. Zorgvuldig geformuleerd en onderbouwd, maar, zoals vaker bij A-G conclusies, niet alleen lezenswaardig vanwege het oordeel over de zaak, maar ook vanwege de weliswaar zaakgerelateerde, maar meer algemene beschouwingen over de desbetreffende rechtsregels. Colleges beter dan vele colleges en noten beter dan vele noten, kort gezegd. Zelfs Multatuli wordt nog even aangehaald: “Ik herhaal, mij ervan bewust dat ik eentonig word.” Enkele andere citaten uit de 32 pagina’s tellende conclusie:
Vakman vs. wetenschapper: Noot 25: Wie enige ervaring met octrooizaken heeft opgedaan zal overigens kunnen bevestigen dat de vaklieden die in wetenschappelijke publicaties aan het woord komen, veelal een (aanmerkelijk) grotere mate van inventiviteit aan de dag leggen dan de theoretische deskundige die art. 56 EOV op het oog heeft. (De recente publicitaire ophef over falsificatie van wetenschappelijke publicaties op sommige vakgebieden doet hieraan niets af Daardoor kan misschien twijfel rijzen aan de betrouwbaarheid van sommige publicaties, maar het verschijnsel geeft bepaald geen reden om de inventiviteit van de betrokken wetenschappers in twijfel te trekken). Als het gaat om de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding, kan het feit dat "eersteklas" wetenschappers die op het betreffende vakgebied werkzaam zijn en die ongetwijfeld wél over inventief vermogen beschikken, toch bij hun onderzoek op een nauw verwant gebied geen blijk geven van inzichten die de uitvinding naderbij brengen, daarom alleszins bijdragen tot het oordeel over die inventiviteit - dit (ook) omdat het hier juist niet de "doorsnee vakman" betreft die voor de beoordeling van inventiviteit als maatstaf pleegt te worden gehanteerd.
Biotechnologische octrooien: (…) 19. De onder biotechnologische octrooien begrepen uitvindingen zijn er in heel wat gevallen op gericht, dat tenslotte niet het van genetische informatie voorziene materiaal te gelde zal worden gemaakt dat voor de uitvinding bepalend is, maar dat de lonende exploitatie zal bestaan in verhandeling van "gewone" - ik bedoel dan in dit geval: niet uit genetische informatie bestaande dan wel genetische informatie inhoudende – voortbrengselen, die verkregen zijn door toepassing van wél door genetische informatie gekenmerkte werkwijzen.
20. Het dringt zich op dat de op bescherming van biotechnologische uitvindingen gerichte regelgeving er niet toe strekt, (ook) te eisen dat in dergelijke eindproducten die zelf géén genetische informatie inhouden of bevatten, de voor de uitvinding relevante genetische informatie opgenomen is en haar functie uitoefent. Ware dat anders, dan zou die regelgeving in de eerste plaats een onzinnige, nimmer voor verwezenlijking vatbare eisen stellen; en zou die bovendien de doelstellingen die aan die regelgeving ten grondslag ligt – namelijk een betere bescherming voor biotechnologische uitvindingen – niet bevorderen, aar juist op een logisch onverdedigbare wijze beperken.
21 (…) Een biotechnologisch octrooi dat ertoe strekt dat met behulp van biotechnologie stoffen (zullen) worden verkregen die zelf geen genetische informatie bevatten dan wel waarin mogelijk aanwezige genetische informatie niet meer werkzaam is, beschermt de desbetreffende stoffen op dezelfde voet als een octrooi voor een traditionele chemische werkwijze de met die werkwijze verkregen stoffen beschermt. Niets in de regelgeving betreffende biotechnologische uitvindingen strekt ertoe, op dat tamelijk recht-toe-recht-aan geldende uitgangspunt af te dingen.
(…) 23. Onderdeel 1.2.1 voert een drogreden aan. Het onderdeel suggereert dat de monsters (L-)lysine waaraan Ajinomoto c.s. onderzoek hadden laten verrichten, aan de hand waarvan het hof aannemelijk heeft geoordeeld dat de desbetreffende stoffen met onder de octrooien beschermde werkwijzen waren verkregen, alleen daarom inbreuk zouden maken omdat daarin (nog) genetische informatie voorhanden was. In werkelijkheid is het zo dat de aanwezige genetische informatie slechts is benut om informatie te verkrijgen die aannemelijk maakte dat de desbetreffende stof volgens de geoctrooieerde werkwijze was verkregen. Voor de vraag of er inbreuk was, is de aanwezigheid van die genetische informatie overigens irrelevant - die heeft slechts dienst gedaan als aanwijzing c.q. bewijsmiddel waaruit kon worden afgeleid dat de stof - die herhaal ik, niet uit genetische informatie bestaat, en die zelf ook geen genetische informatie bevat - verkregen is met een onder de octrooien beschermde werkwijze.
Inventiviteit: 28. Ten eerste moet immers worden vastgesteld wat de bekende stand van de techniek de deskundige precies leert - wie enige malen bij octrooiconflicten betrokken is geweest ervaart al gauw dat daarover sterk uiteenlopende meningen mogelijk zijn, en dat de rechter dus een brede marge aan waarderingsmogelijkheden wordt voorgehouden. (…)
30 Eenmaal wetend wat een in een octrooi beschreven uitvinding inhoudt, valt het meestal met moeilijk om bronnen uit de bekende stand van de techniek te vinden die de meeste elementen die de uitvinding vertoont - en niet zelden: al die elementen - openbaren Daarmee zal dadelijk duidelijk zijn, dat de beoordeling van de inventiviteit zich niet laat beperken tot de constatering dat (nagenoeg) alle elementen van een beschreven uitvinding al in de stand van de techniek te vinden zijn. De vraag is, of die elementen in een dusdanige context en een dusdanige proximiteit te vinden zijn én of daardoor een dusdanig verband tussen die elementen wordt geopenbaard, dat het inderdaad voor de hand om die elementen in de door de uitvinding vorm met elkaar te combineren, en daarmee: inderdaad tot de uitvinding te geraken. Bij de beoordeling van de betekenis van elementen uit de stand van de techniek is de beoordelaar daarom - vaak - genoodzaakt om al tot op zekere hoogte op de vraag die tenslotte beoordeeld moet worden (namelijk die van de voor-de-hand-liggendheid) te prejudiciëren.
36. Ik hoop hiervóór duidelijk te hebben gemaakt dat de feitelijke waardering die te pas komt bij het inventiviteitsoordeel dat in deze zaak van de rechter wordt gevraagd nagenoeg allesbeslissend is; dat bij die waardering een veelheid aan niet goed te kwantificeren en lastig te expliciteren factoren in het geding is; en dat de motiveringseis die aan een op een dergelijke waardering berustend oordeel gesteld wordt, en die wél in cassatie getoetst kan worden, daarom aan met onaanzienlijke beperkingen onderhevig is. Daarmee zal duidelijk zijn dat cassatiemiddelen die een oordeel als dit bestrijden, een vrij aanzienlijk barrièrre hebben te overwinnen.
Beoordeling van nietigheidsargumenten: 56 (…) Hij, rechter, heeft de gegrondheid van de eis zelfstandig te beoordelen met inachtneming van de van weerszijden aangevoerde feiten. Wanneer hij aanleiding ziet om zijn oordeel te vormen aan de hand van een gedachtegang die de partijen hem niet hebben voorgehouden, staat hem dat vrij.
Noot 28: (…) Ik attendeer erop dat de andere opvatting tot onwenselijke en zelfs absurde uitkomsten kan leiden. Partijen betrekken immers niet zelden over en weer standpunten die zich, in tegenovergestelde richtingen, verwijderen van “het redelijke midden” waarop een rechter om voor de hand liggende redenen geneigd is uit te (willen) komen. Wanneer de rechter zich zou moeten beperken tot beoordeling van de namens partijen verdedigde argumenten, zou dat in zulke gevallen (kunnen) betekenen dar de rechter de argumenten van beide partijen moet aanmerken als niet aanvaardbaar; terwijl het hem, rechter, daarbij toch verboden zou zijn om de voor de middenweg die de rechter juist en aannemelijk acht, te kiezen. Het dringt zich enigszins op dat dat niet gewenst is; en dat ook aannemelijk is dat het (proces)recht dáártoe strekt.
Bedrijfsgeheimen: 100. Zo kom ik tot de bevinding dat het oordeel van het hof waar het in rov. 22 om draait -en dat ertoe strekt dat van de zijdens Ajinomoto c.s. gestelde ontvreemding onvoldoende is gebleken - stand houdt. Van het van de kant van Ajinomoto c.s. gestelde maakte het feit dat er, in enige vóórfase, van ontvreemding van de aan Ajinomoto c.s. toebehorende bacteriestammen sprake moet zijn geweest, wel een essentieel deel uit. Bij gebreke van het vaststaan daarvan valt immers niet meteen in te zien waarom de handelwijze van GBT c.s. als onrechtmatig zou mogen worden gekwalificeerd: gebruik van de van Ajinomoto c.s. afkomstige geheimen/know-how (veronderstellenderwijs aangenomen dat daarvan sprake zou zijn) zou slechts dan als onrechtmatig kunnen gelden als GBT c.s. op enige onrechtmatige wijze toegang daartoe zouden hebben gekregen; en zodra de ontvreemding niet als aannemelijk wordt beoordeeld komt er een essentieel gegeven te ontbreken aan de grondslag van de gestelde onrechtmatigheid.
112. Ik denk dat de rechter in verhoudingen zoals die hier aan de orde waren, de ruimte heeft om het betoog dat Ajinomoto c.s. hier aansneden - de (on-)mogelijkheid van "reverse engineering' - in zijn oordeel te betrekken, ondanks het feit dat GBT c.s. geen daarop gerichte stellingen (zouden) hebben aangevoerd. "Dragend" voor deze bevinding lijken mij de drie hiervóór aangestipte omstandigheden: GBT c.s. betwistten wél de onderhavige vordering van Ajinomoto c s en daardoor ook de deugdelijkheid van de daarvoor aangevoerde gronden; zij betwisten dus - kennelijk: in een door het hof niet als ongeloofwaardig aangemerkt betoog - dat die gronden zich voordeden, met de kwalificatie dat zij zelf maar voor een beperkt deel over informatie konden beschikken betreffende de door Ajinomoto c.s. (overigens: veronderstellenderwijs, en zonder concrete onderbouwing) gestelde toedracht; en Ajinomoto c.s. stelden specifiek tenminste één variant waarin van niet-onwettig gebruik van de informatie uit Ajinomoto’s bacteriestammen sprake kon zijn - namelijk: het al even genoemde "reverse engineering" -aan de orde. Die beschouwingen brengen mij - naar ik erken: niet zonder moeite - tot verwerping van de klacht van onderdeel 3.
(…) 118. De verdere klachten van onderdeel 1 merk ik aan als berustend op een woordenspel. Wanneer het inderdaad zo zou zijn dat GBT c.s. gebruik maakt van bacteriestammen die teruggaan op van Ajinomoto c.s. ontvreemde bacteriën zou een daarop gericht verbod zeer wel toewijsbaar kunnen zijn; en in dat geval zou het ook zo kunnen zijn dat het GBT c.s. praktisch gesproken niet mogelijk zou zijn om te komen tot toepassing van bacteriestammen die slechts de met geheime elementen uit de door Ajinomoto c.s. gebruikte bacteriën vertonen. Dat doet er echter niet aan af, dat er rechtens geen grond bestaat waarop aan GBT c.s.. de toepassing van dergelijke bacteriestammen zou mogen worden verboden.
Lees de gehele conclusie hier.
