B9 10372. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2011, KG ZA 11-573, Allround-ITC-Consulting Ltd c.s. tegen [Y].
Merkenrecht. Handelsnaamrecht . Onrechtmatige mededelingen en mededinging. Tussen partijen (kort gezegd computerreparateurs) is eerder een overeenkomst gesloten over o.a. het gebruik van de tekens PCMaatje en ComputerMaatje. In het onderhavige geding stelt Eiser Allound stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrechten en zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. De vorderingen worden allen afgewezen.
Van verwarring is geen sprake. Het overeenstemmende element ‘repair centre’ in de handelsnamen is beschrijvend, het gebruik van alleen een blauwe ‘power button’ door gedaagde levert geen verwarring op met het merk van gedaagde (afbeeldingen in het vonnis) en een aantal van de uitingen die gedaagde zou nabootsen zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen. Het oordeel van de voorzieningenrechter laat zich kort samenvatten in zijn overweging m.b.t. de oneerlijke concurrentie: “Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is.”
Handelsnaamrecht: 4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Allround ITC vanaf april 2010 de handelsnaam ‘I make IT Repair Centre’ voert en [Y] daarna de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ is gaan voeren. Dit handelsnaamgebruik door [Y] vormt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter geen inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC in de zin van artikel 5 Hnw. Het overeenstemmende element ‘repair centre’ in deze handelsnamen is beschrijvend voor de aard van de daaronder gedreven ondernemingen. De handelsnaam van Allround ITC bevat daarnaast het meer kenmerkende – maar voor de betrokken onderneming ook beschrijvende – onderdeel ‘I make IT’. De woorden ‘Computer’ en ‘Laptop’ in de handelsnamen van [Y] wijken daar zodanig vanaf dat verwarring bij het publiek niet snel te duchten is.
Merkenrecht: 4.5. Met betrekking tot het beroep van Allround ITC c.s. op het merk van [X] geldt het volgende. De voorzieningenrechter begrijpt de stelling dat [Y] inbreuk maakt op het merk van [X] als een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), nu er in dit geval geen sprake is van een identiek teken en Allround ITC c.s. niet stelt dat het merk van [X] een bekend merk is. [Y] gebruikt een blauwe power button op de wijze als weergegeven in 2.9. De vraag is of dat gebruik inbreuk maakt op het merkrecht van [X], doordat het zodanig overeenstemt met dat merk en voor zodanig soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dat daardoor bij het publiek verwarring te duchten is. Om de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken te bepalen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met hun dominante en onderscheidende elementen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de mate van overeenstemming van merk en teken in dit geval gering. Het merk van [X] wordt gedomineerd door de woorden ‘Allround ITC Consulting’. Het bestanddeel van de power button is in de totaalindruk van het merk veel minder dominant dan die woorden. Het gebruik van een blauwe power button door [Y] stemt daardoor in geringe mate overeen met het totale merk van [X]. Bovendien is een power button een bij het publiek bekend onderdeel van een computer, zodat het verwijst naar de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daardoor is de onderscheidende kracht van dit bestanddeel niet erg groot, ook al kan aan het merk van [X] als geheel een gemiddeld onderscheidend vermogen worden toegedicht. Gesteld noch gebleken is dat het merk van [X] als gevolg van intensief gebruik door Allround ITC een zodanig onderscheidend vermogen heeft gekregen, dat het bestanddeel van de power button op zich al in staat is de waren en diensten van Allround ITC te onderscheiden. Dientengevolge is er, ondanks de gelijkheid van de diensten waarvoor merk en teken worden gebruikt en het feit dat het merk als geheel een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, bij het in aanmerking komende publiek geen gevaar voor verwarring te duchten ten gevolge van het in 2.9. weergegeven gebruik van een blauwe power button door [Y].
Onrechtmatige concurrentie: 4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring bij het publiek te duchten is. Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.
4.16. Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen is de rechtbank van oordeel dat de mededelingen van [Y] geen misleidende mededelingen in de zin van artikel 6:194 sub i BW zijn.
Lees het vonnis hier.
