B9 11765. Hoge Raad, 19 oktober 2012, LJN: BX5797, Diageo Brands B.V. tegen diverse winkels op Sint Maarten (met conclusie A-G Verkade).
“De enkele omstandigheid evenwel dat aan een van die functies van het merk in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv”
Merkenrecht. Parallelimport. Wereldwijde uitputting. Concordantiebeginsel. Overzeese zaak waarin Diageo c.s. zich keert tegen de verkoop in de gedaagde winkels van flessen van onder meer Diageo’s merken Johnny Walker en Gordon’s, waarvan de identificatiecodes zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt. Diageo stelt dat haar merkenrecht in beginsel is uitgeput, maar dat de flessen als gevolg van het verwijderen of onleesbaar maken van de codes een oud en gebruikt uiterlijk hebben gekregen, dat het terugroepen van producten en de opsporing van namaak zonder codes bemoeilijkt worden en dat de Landsverordening etikettering van levensmiddelen identificatiecodes verplicht stelt.
De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen het arrest van het hof (B9 11182), dat eerder oordeelde dat reputatieschade van de luxe merken niet aannemelijk was en dat de legitieme belangen van Diageo bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes het i.c. af legden tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten. De Hoge Raad betreft bij haar oordeel dat voor de Merkenlandsverordening in de Nederlandse Antillen (die na de staatkundige hervormingen van 2010 voor Sint Maarten van kracht is gebleven) uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken:
3.3.2. (…) Het Statuut van het Koninkrijk verankerde concordantiebeginsel brengt niet zonder meer mee dat ontwikkelingen die zich in de Nederlandse rechtspraak voordoen, in de Antilliaanse rechtspraak dienen door te werken, onder meer niet indien de eerstbedoelde ontwikkelingen worden bepaald of beïnvloed door Europese regelgeving of door rechtspraak van het HvJ EU. Er bestaat met name dan aanleiding niet overeenkomstig dat beginsel te beslissen indien sprake is van een duidelijk verschil in maatschappelijke opvattingen of de wetgever van het betrokken land een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een afwijkend regime. Nu van dit laatste sprake is bij de regeling van de uitputting van merkrechten, betogen Diageo c.s. ten onrechte dat het hof toepassing had dienen te geven aan het evengenoemde arrest l'Oréal/Bellure.
3.3.3 Daarmee is niet gezegd dat de in dat arrest genoemde functies van het merkrecht - naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie - geen rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een merkhouder in een bepaald geval een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.
Ook het arrest van de Hoge Raad van 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dient niet aldus te worden begrepen dat de herkomstgarantie de enige hier in aanmerking komende wezenlijke functie van het merk is. De enkele omstandigheid evenwel dat aan een van die functies in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.
3.4 In het bestreden vonnis heeft het hof het vorenstaande evenwel niet miskend: het heeft geoordeeld dat de aan de flessen en verpakkingen aangebrachte veranderingen geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken (ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago daarvan) of tot herkomstverwarring kunnen leiden. Het hof heeft voorts vastgesteld dat Diageo c.s. met het aanbrengen van de identificatiecodes (mede) legitieme doeleinden nastreven. Het is evenwel na afweging van de met die doeleinden samenhangende belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes enerzijds tegen het belang van een vrije parallelhandel anderzijds tot het oordeel gekomen dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.
Het vorenoverwogene brengt mee dat klacht 1 bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kan leiden.
3.5 Klacht 2 strekt ten betoge dat de evenbedoelde, in rov. 4.11 en 4.12 neergelegde, afweging berust op een onjuiste uitleg van art. 23 lid 8 Mlv, aangezien op de door de Antilliaanse wetgever gemaakte keuze voor het algemeen belang van vrije parallelhandel een uitzondering geldt indien de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van zijn merkproducten en dat daarvan sprake is, indien de merkhouder met zijn verzet legitieme belangen nastreeft, zonder dat de rechter nog een afweging mag maken tussen de in het geding zijnde belangen. Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met - en aldus een legitiem belang heeft bij - een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Terecht heeft het hof zich begeven in een afweging van de ingeroepen belangen van Diageo c.s. tegen dat van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. De uitkomst van die afweging is, in het licht van de vaststellingen van het hof in rov. 4.9, ook niet onbegrijpelijk, zodat de desbetreffende motiveringsklacht eveneens faalt.
3.6 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
Lees het arrest hier.
