P-G Van Peursem: SEP blijft octrooirecht waarvoor winstafdracht tot mogelijkheid behoort
14-09-2021 Print this page
Octrooirecht. Erkenning Duitse uitspraak. Mededingingsrecht. IPR. Vorderingen houder standaard-essentieel octrooi voor mobiele communicatie. FRAND-verweer. Misbruik van machtspositie. Huawei/ZTE-arrest. Stelplicht en bewijslast. Beoordeling hulpverzoek. Gillette of -Formstein-verweer. Winstafdracht.
Deze zaak maakt deel uit van een samenstel van vier nog resterende samenhangende cassatiezaken met nummers 19/04503, 20/01160, 20/01110 en 20/01111 over mobiele telefoontechnologie. Conclusies PG Van Peursem: ECLI:NL:PHR:2021:669, ECLI:NL:PHR:2021:670
In eerste aanleg (IEPT20170322), werd het octrooi vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Het hof (IEPT20190416) oordeelt dat het octrooi wel nieuw en inventief is. PG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep.
Erkenning van Duitse uitspraak kan geen invloed hebben om onderhavige procedure omdat op die plaats onbestreden overwogen dat het Duitse deel van EP 744 niet ziet op het HSPA-protocol en dus een ander octrooirecht betreft dan de bij ons voorliggende Nederlandse delen van EP 511, EP 525 en EP 659. Het gaat om verschillende octrooirechten. Er zijn geen omstandigheden die misbruik van machtspositie door Philips aantonen.
Wiko heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zelfs maar een vermoeden van discriminatie kan worden afgeleid. Dat het hof een toelichting op Wiko's stelling verlangt, is niet onbegrijpelijk. Wiko heeft licentieovereenkomsten voor UMTS (3G)en LTE (4G)-portefeuilles gesloten met Qualcomm, Huawei en Nokia. Zij is bekend met welke voorwaarden die partijen hanteren. Aan de hand daarvan had Wiko kunnen substantiëren waarom zij meent dat het aanbod van Philips niet voldoet aan de FRAND-voorwaarden. In dat licht is niet onbegrijpelijk dat Wiko volgens het hof (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-FRAND-heid van Philips’ aanbod kon onderbouwen door inzicht te verschaffen in de met de anderen afgesproken vergoedingen en bedingen.
Een Standard Essential Patent (SEP) blijft een octrooirecht waarvoor de wetgever de mogelijkheid van een vordering tot winstafdracht heeft gegeven als alternatief voor en met beperkte cumulatie met schadevergoeding grof gezegd, met als achtergrond (i) dat het voor de octrooihouder vaak moeilijk is om de daadwerkelijk geleden schade te bewijzen en (ii) dat moet worden vermeden dat een inbreukmaker – met name bij moedwillige inbreuk – voordeel zou kunnen trekken uit de inbreukhandelingen.
De klachten worden afgewezen.
In citaten:
Onderdeel 3: art. 36 Verordening Brussel I-bis
4.5 In onze zaak heeft het hof in rov. 4.1 onbestreden vastgesteld dat het vonnis van het LG Mannheim gaat over het Duitse deel van EP 744 en dat het FRAND-standpunt van Wiko in dat Duitse vonnis is gehonoreerd. Verder heeft het hof op die plaats onbestreden overwogen dat (het Duitse deel van) EP 744 niet ziet op het HSPA-protocol en dus een ander octrooirecht betreft dan de bij ons voorliggende (Nederlandse delen van) EP 511, EP 525 en EP 659. In rov. 4.3, tweede zin, heeft het hof geoordeeld dat de door Wiko voorgestane erkenning van het Mannheimse vonnis geen invloed kan hebben op de onderhavige procedure omdat het hier, zoals in rov. 4.1 is uiteengezet, om verschillende octrooirechten gaat. Ik begrijp die overweging aldus dat het Mannheimse vonnis volgens het hof niet van invloed is op de rechtsverhouding tussen Philips en Wiko ten aanzien van andere octrooirechten dan EP 744. Dit betreft een uitleg van een beslissing van de Duitse rechter die naar Duits recht moet plaatsvinden116. De toepassing van buitenlands recht kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst (art. 79, eerste lid, aanhef en onder b Wet RO)117 en datzelfde geldt voor de uitleg van buitenlandse uitspraken118. Het derde onderdeel, dat alleen een rechtsklacht bevat, kan dan ook niet leiden tot vernietiging van de genoemde uitleg door het hof van het Mannheimse vonnis. Deze uitleg kan de verwerping van het beroep van Wiko op art. 36 Brussel I-bis Verordening zelfstandig dragen. Een erkenning van het Mannheimse vonnis is in die lezing namelijk niet van betekenis voor de rechtsverhouding tussen Philips en Wiko met betrekking tot (de Nederlandse delen van) EP 511, EP 525 en EP 659 en de in verband daarmee aangevoerde stellingen, zoals het FRAND-standpunt van Wiko dienaangaande. Onderdeel 3 is daarom vergeefs voorgesteld.
Onderdeel 1: toetsingskader art. 102 VWEU
4.15 Deze omstandigheden rechtvaardigen volgens mij de conclusie dat Philips tijdens de procedure geen misbruik van een machtspositie heeft gemaakt in de zin van art. 102 VWEU. Dit geldt zelfs als de lat voor Wiko niet hoger ligt dan in de preprocessuele fase en de omstandigheden worden afgezet tegen de criteria uit Huawei/ZTE. In dat licht kan Wiko, ongeacht het antwoord op de in 4.9-4.10 gesignaleerde vraag, niet met succes klagen dat het oordeel berust op het hanteren van een te strenge maatstaf jegens haar. Het is volgens mij daarom niet nodig een prejudiciële vraag te stellen.
Onderdeel 2: alle omstandigheden van het geval
4.32 (...) In rov. 4.22 eindarrest beziet het hof of Wiko ten aanzien van het instellen van de vorderingen door Philips een beroep toekomt op misbruik van machtspositie, ondanks de vaststelling dat Wiko niet aan haar verplichtingen had voldaan zoals geformuleerd in Huawei/ZTE. Het hof oordeelt daarmee niet dat Philips geen misbruik van machtspositie zou kunnen maken als Wiko ‘op enig moment’ niet aan haar verplichtingen voldoet, maar alleen dat Philips door en ten tijde van het instellen van de verbods- en recallvorderingen geen misbruik van machtspositie maakte. Het hof overweegt of impliceert verder niet dat Philips daarmee van al haar FRAND-verplichtingen gekweten zou zijn. Zou dat wel zo zijn, dan zou het hof immers rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest achterwege kunnen laten. In die overwegingen bespreekt het hof namelijk het verweer van Wiko dat Philips zich ná en los van het instellen van de vordering – kort gezegd – niet naar ‘FRAND-maatstaven’ zou hebben gedragen.
Onderdeel 4: uitleg en toepassing Huawei/ZTE
4.40 Zoals hierna bij de bespreking van onderdeel 5 wordt vooropgesteld, rust op Wiko de stelplicht voor wat betreft misbruik van machtspositie. Dat geldt dus ook voor de stelling dat het instellen van verbods- en recallvorderingen door Philips misbruik oplevert. Het hof overweegt dat Philips ter betwisting heeft gesteld dat zij had voldaan aan de voorwaarden van Huawei/ZTE (en Wiko niet), zodat het Philips vrijstond een verbodsactie in te stellen zonder daarbij misbruik van machtspositie te maken. Het hof vindt dat Wiko hier vervolgens onvoldoende tegenover heeft gesteld, door te wijzen op de hiervoor geciteerde passage uit het pleidooi. Met deze passage uit de pleitnota geeft Wiko aan geen verdere motivering te geven voor haar stelling dat Philips de stappen uit het Huawei/ZTE-arrest niet had gevolgd voordat de procedure werd gestart. Daarmee heeft Wiko niet aan haar stelplicht (en de daarmee samenvallende motiveringsplicht133) voldaan in de ogen van het hof. Op basis hiervan heeft het hof het verweer van Wiko (‘het instellen van de verbodsvordering is misbruik’) afgewezen. Dat Wiko geen erkentenis in rechte zou hebben gedaan (vgl. art. 154 Rv), doet aan dit oordeel van het hof niet af. De klacht slaagt zodoende niet, omdat de bestreden overwegingen niet onbegrijpelijk zijn.
Onderdeel 5: bewijslast FRAND
4.59 (...) Het hof heeft niet geoordeeld dat Wiko in dit stadium had moeten aantonen dat het licentieaanbod van Philips discriminatoir (“niet NonDiscriminatory”) is. Naar het oordeel van het hof in rov. 4.33-4.35 heeft Wiko geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zelfs maar een vermoeden van discriminatie kan worden afgeleid. Dat het hof een toelichting van Wiko op haar stelling verlangt, acht ik in de gegeven omstandigheden niet onbegrijpelijk. Wiko heeft licentieovereenkomsten voor UMTS (3G)en LTE (4G)-portefeuilles gesloten met Qualcomm, Huawei en Nokia. Het is Wiko dus bekend welke voorwaarden die partijen hanteren. Aan de hand daarvan had Wiko kunnen substantiëren waarom zij meent dat het aanbod van Philips niet voldoet aan de FRANDvoorwaarden. In dat licht is niet onbegrijpelijk dat Wiko volgens het hof (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-FRAND-heid van Philips’ aanbod kon onderbouwen door (bijvoorbeeld) inzicht te verschaffen in de met Qualcomm, Huawei en Nokia afgesproken vergoedingen en bedingen (rov. 4.37).
Onderdeel 7: passeren van ‘Gillette-verweer’
4.67 Het Gillette-verweer is vernoemd naar een Engelse octrooizaak uit 1913 waarin dit type verweer voorkwam. Dit verweer behelst dat de beweerdelijk inbreukmaker stelt dat hij slechts de stand van de techniek (althans een niet-inventieve variant daarop) toepast. Uit de beslissingen dat EP 511 inventief is en dat de techniek van Wiko onder het bereik van EP 511 valt, volgt naar mijn mening dat het hof niet meegaat in het betoog van Wiko dat de door haar toegepaste techniek een niet-inventieve variant is op de prior art. Daarin ligt dus een verwerping van het genoemde Gillette-verweer besloten.
Ik zie niet in waarom de mogelijkheid tot het vorderen en toewijzen van winstafdracht verder zou moeten worden beperkt in onze zaak waarin inbreuk op een SEP centraal staat. Een SEP blijft een octrooirecht waarvoor de wetgever de mogelijkheid van een vordering tot winstafdracht heeft gegeven als alternatief voor en met beperkte cumulatie met schadevergoeding grof gezegd, met als achtergrond (i) dat het voor de octrooihouder vaak moeilijk is om de daadwerkelijk geleden schade te bewijzen en (ii) dat moet worden vermeden dat een inbreukmaker – met name bij moedwillige inbreuk – voordeel zou kunnen trekken uit de inbreukhandelingen.
