Prejuciële vragen of een EUIPO nietigheidsvordering kan worden gestart indien rechtszaak al is begonnen
14-11-2025 Print this page
Verordening 2017/1001 voorziet in twee procedures om nietigverklaring en vervallenverklaring van een Uniemerk te vorderen: middels vordering bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en middels reconventionele vordering in reactie op een vordering wegens merkinbreuk. De Spaanse rechter vraagt het Hof of het nog mogelijk is (voor verwerende partij) om een nietigheidsvordering bij het EUIPO in te dienen nadat de rechtszaak al begonnen is (door verzoekende partij). Indien dit mogelijk is, is het de vraag of de rechtbank de procedure dan moet schorsen totdat het EUIPO uitspraak heeft gedaan. Uit de samenvatting minbuza.nl
Zaak C-392/25 Bodegas Sanviver v Vega Sicilia (UNICO)
Op 17 juli 2018 heeft VEGA SICILIA als houdster van het Uniewoordmerk (hierna doorgaans: „Uniemerk”) nr. 3181971 „UNICO” voor producten van klasse 33 (wijnen) een vordering ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemerk op grond van i) de omstandigheid dat zowel de tekens als de waren identiek zijn als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (de Uniemerkverordening, hierna: „UMVo”); ii) het gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder b), UMVo, en iii) de versterkte bescherming voor bekende merken als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder c), UMVo, gelezen in samenhang met artikel 41 van de merkenwet, omdat verweerster een vermout onder het teken „ÚNICO” (...) in de handel heeft gebracht.
Zij heeft tevens een vordering tot staking, tot ongedaanmaking van de gevolgen
van de inbreuk, tot vergoeding van materiële en immateriële schade en tot
verwijzing in de kosten ingesteld.
Verweerster (in eerste aanleg en thans verzoekster in hoger beroep) heeft op
19 november 2018 geantwoord en vorderde primair verwerping van de vordering
en subsidiair, voor het geval het ongerechtvaardigd gebruik van het teken
„UNICO” zou worden vastgesteld, dat zij enkel zou worden veroordeeld tot
staking van het gebruik van dit woord. In haar memorie van antwoord heeft
verweerster gewezen op haar voornemen om bij het EUIPO nietigverklaring van
Uniemerk nr. 3181971 „UNICO” te vorderen.
Tijdens de voorafgaande zitting op 17 december 2018 heeft verweerster een kopie
overgelegd van de vordering tot nietigverklaring die zij op 5 december 2018 bij
het EUIPO had ingesteld, zonder dat daarbij om opschorting van de gerechtelijke
procedure werd verzocht.
(…)
De Eerste kamer van de Tribunal Supremo heeft arrest [78/2025] van 14 januari 2025 (ES:TS:2025:92) gewezen, waarin zij het eerste middel van het buitengewoon beroep wegens schending van de procedureregels heeft aanvaard op grond van artikel 132, lid 1, UMVo. Zij is van oordeel dat verweerster een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk kon instellen overeenkomstig de artikelen 124 en 128 UMVo, dan wel nietigverklaring kon vorderen bij het EUIPO zelf. „In die gevallen is de regel van artikel 132, lid 1, UMVo, van toepassing: de rechtbank voor het Uniemerk die kennis heeft van de vordering wegens inbreuk, moet, indien zij vaststelt dat een vordering tot nietigverklaring van het merk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, bij het EUIPO is ingesteld, de procedure schorsen alvorens uitspraak te doen. Dit is een uidelijk geval van voorrang, aangezien de uitkomst van de vordering tot nietigverklaring van het merk rechtstreeks van invloed is op de procedure wegens inbreuk, aangezien het bestaan en de geldigheid van het beweerdelijk geschonden merkrecht een essentiële voorwaarde zijn om een vordering wegens inbreuk te kunnen instellen. Indien uiteindelijk de nietigheid van het merk zou worden vastgesteld, moet de vordering wegens inbreuk worden afgewezen. Vandaar dat in deze gevallen in de regel schorsing wordt gelast vanwege een kwestie die eerst moet worden bekeken, omdat de nietigheid van het merkenrecht wordt behandeld door een andere instantie die daartoe bevoegd is.
Prejudiciële vragen:
1) Kan de verwerende partij nadat een procedure wegens merkinbreuk is aangevangen, bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring instellen op grond van artikel 132, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, hoewel zij bij de rechtbank voor het Uniemerk een reconventionele vordering met hetzelfde voorwerp had kunnen instellen overeenkomstig de artikelen 58, lid 1, 59, lid 1, 60, lid 1, 124, onder d) en 128 van die verordening en de artikelen 17, lid 2, 41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?
2) Indien de verwerende partij in een procedure wegens merkinbreuk geen reconventionele vordering heeft ingesteld, kan zij op grond van artikel 132, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring instellen, welke vordering schorsende werking heeft voor de gerechtelijke procedure totdat de beslissing op die vordering onherroepelijk is geworden?
3) Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, tot op welk moment in de gerechtelijke procedure kan de verwerende partij de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO instellen en daarmee de schorsing van de gerechtelijke procedure bewerkstelligen?
