Prejudiciële vragen HvJ EU: Kan een fotorealistisch portret als merk worden ingeschreven?

In februari 2025 is een aanvraag ingediend tot inschrijving van een beeldmerk voor waren van klasse 9 en diensten van klasse 45. Het teken betreft een kleurenportret van een vrouw, medewerker van advocatenbureau. Het Hongaarse Bureau weigerde inschrijving voor softwareproducten en andere diensten, omdat een portret op zichzelf de commerciële herkomst niet identificeert. Voor overige waren werd het merk ingeschreven. Verzoeker stelt dat ook gezichten onderscheidend kunnen zijn, mede door influencerpraktijken en publieke bekendheid, en verzoekt volledige inschrijving. Prejudicieel gestelde vragen betreffen het onderscheidend vermogen en de rol van bekendheid.

Via InfoCuria: Op 12 februari 2025 heeft verzoeker een aanvraag ingediend tot inschrijving als merk van een beeldteken voor de volgende waren van klasse 9 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd: „downloadbare publicaties en uitgaven(...)” en de volgende diensten van klasse 45 van de genoemde Overeenkomst: „verlening van licentierechten voor het gebruik van foto’s (juridische diensten) (...)”.

2 Het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is een kleurenfoto van hoofd tot taille van een vrouw van Kaukasische (Europese) afkomst met donker haar en bruine ogen, in het zwart gekleed, zoals te zien op onderstaande afbeelding. De afgebeelde persoon is werkzaam op het advocatenkantoor van verzoeker.

Het Bureau heeft de inschrijving van het merk voor „softwareproducten” van klasse 9 en alle diensten van klasse 45 afgewezen op grond van artikel 2, lid 2, onder c), van de merkenwet en heeft het merk ingeschreven voor alle andere hierboven genoemde waren van klasse 9. Het heeft de genoemde bepaling als rechtsgrondslag voor de weigering van inschrijving aldus uitgelegd dat deze weigeringsgrond van toepassing is op gevallen waarin het teken op zichzelf niet volstaat om waren of diensten naar hun commerciële herkomst te identificeren.

4 Het Bureau was van mening dat het betreffende teken, dat louter een portretfoto
van een persoon is, niet geschikt is om deze functie te vervullen. Het heeft erkend
dat er onder de afnemers van de betrokken diensten ongetwijfeld personen zijn
die, gezien de aard van die diensten, daaraan bijzondere aandacht besteden, maar
was van oordeel dat, gezien de in de lijst opgenomen waren en diensten, de
relevante consument de gemiddelde consument was. Volgens het Bureau kan uit
het enkele feit dat deze gemiddelde consument de menselijke gezichten die hij
tegenkomt herkent en van elkaar kan onderscheiden, niet worden afgeleid dat hij
ook in staat is om een foto van een persoon te duiden als aanduiding van een waar.
Het enkele feit dat het gezicht van elke persoon uniek en verschillend is, betekent
niet dat een foto van een persoon de functie van merk kan vervullen. Het Bureau
heeft erop gewezen dat bij het waarnemen van een teken, de gemiddelde
consument de details daarvan niet nauwkeurig onderzoekt, maar zich baseert op
de algemene indruk.

5 Het Bureau heeft echter erkend dat de consument er in bepaalde marktsegmenten aan gewend is dat het gezicht van een persoon zelf ook informatie verstrekt over een commerciële activiteit, zodat hij in dergelijke gevallen het gezicht kan associëren met de commerciële herkomst van de waar of de dienst, bijvoorbeeld in het geval van modellen, met betrekking tot diensten die verband houden met het modellenwerk. Evenzo is het op de markt voor media-inhoud die op verschillende platforms wordt gepubliceerd, gebruikelijk dat de betrokken consumenten een foto zien van de persoon die verband houdt met die inhoud. Het Bureau was van mening dat de in de aanvraag afgebeelde persoon zelf een maker is van digitale inhoud, die op verschillende platforms inhoud publiceert voor publiciteits- en marketingdoeleinden. Derhalve deelde het Bureau de mening van verzoeker dat op deze markt een foto van een persoon voor deze consumenten de functie kan vervullen om de herkomst van een waar of dienst aan te duiden.

6 Verzoeker heeft de verwijzende rechter verzocht om het afwijzende deel van het
besluit van het Bureau te wijzigen en de inschrijving van het teken als handelsmerk ook te gelasten voor de waren en diensten waarvoor het Bureau de merkaanvraag heeft afgewezen.

Ten eerste voert verzoeker aan dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument die gebruikmaakt van de in de lijst van waren opgesomde juridische diensten, hoger is dan gemiddeld. Ten tweede benadrukt verzoeker dat in de moderne wereld niet alleen afbeeldingen en woorden de functie van een merk kunnen vervullen en dus onderscheidend vermogen kunnen hebben. Om die reden erkent het merkenrecht ook andere soorten merken. Influencers hebben een plaats gevonden in de moderne wereld en bieden diensten aan, verstrekken informatie, vormen meningen en verkopen producten. In dat geval is het vaker hun gezicht dan een ontworpen logo of een woord dat de functie vervult van aanduiding van waren. Wanneer consumenten het gezicht van de betreffende influencer zien, kunnen zij dit onmiddellijk associëren met de dienst die hij of zij levert. Het gezicht van de persoon – zoals dat bijvoorbeeld te zien is op een reclamefoto of in een video – kan functioneel fungeren als een teken dat het merk aanduidt. Ter ondersteuning van dit standpunt geeft verzoeker voorbeelden uit de rechtspraak van de kamers van beroep van het EUIPO waarin wordt toegestaan dat beeldtekens die uitsluitend uit portretten bestaan (net zoals het teken waarop de onderhavige aanvraag betrekking heeft) worden ingeschreven als merk.

Een ander argument van verzoeker, waaraan het Bureau eveneens belang heeft
gehecht, is dat de persoon die wordt afgebeeld in het teken waarvan de
inschrijving is aangevraagd, ook openbare activiteiten ontplooit op online
platforms (YouTube, Instagram), waar zij een blog bijhoudt, en waarbij
bijvoorbeeld haar gezicht op herkenbare wijze aan het publiek wordt getoond via
afbeeldingen of video’s, doorgaans in een juridisch-inhoudelijke context.
33 Deze blootstelling kan ongetwijfeld de kans en de frequentie vergroten dat men
het gezicht van de persoon die in het aangevraagde teken is afgebeeld, tegenkomt.
Dit is een omstandigheid die de verwijzende rechter, zoals eerder opgemerkt,
relevant heeft geacht in het kader van de perceptie die de gemiddelde consument
van het gezicht heeft.

34 Dit roept de vraag op of belang moet worden gehecht aan de activiteiten die de in het teken afgebeelde persoon vóór de merkaanvraag heeft ontplooid en, in dit
verband, aan haar blootstelling aan het publiek.

35 De mogelijkheid bestaat dat de persoon die is afgebeeld in het teken waarvan de
inschrijving is aangevraagd, een bepaalde bekendheid of reputatie heeft verworven als gevolg van de activiteit die vóór de inschrijving van het merk is verricht. De vraag is of hieraan belang moet worden gehecht of dat de beoordeling van deze omstandigheid reeds meegenomen kan zijn in de beoordeling van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen, zoals bepaald in artikel 4, lid 4, van de richtlijn.

Prejudicieel gestelde vragen:

1) Moet artikel 4, lid 1, onder b), van [Merkenrichtlijn]) aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling een teken als dat in het hoofdgeding, dat uitsluitend bestaat in een fotorealistisch portret van een persoon en geen ander onderscheidend element bevat, niet als merk kan worden ingeschreven?

 

2) Moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het hierboven beschreven portret belang worden gehecht aan de openbare activiteiten van de afgebeelde persoon en aan de mogelijke bekendheid en reputatie die deze activiteiten diegene opleveren?

 

3) Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, kunnen de openbare activiteiten, de bekendheid of de reputatie van de afgebeelde persoon dan als grondslag dienen voor de inschrijving als merk van het teken dat deze persoon afbeeldt voor alle waren of diensten, of alleen voor waren of diensten die door de afgebeelde persoon of met diens medewerking zijn vervaardigd of geleverd?

Document 62026CN0003, zaak C-3/26