Producten voorzien van de merken

B9 10834. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 februari 2012, HA ZA 09-1523 (hoofdzaak), Cisco Technology c.s. tegen Comtek Communications en HA ZA 10-966 (vrijwaring), Comtek Communications tegen HP Financial Services c.s.

Merkenrecht. Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring (zie ook IEPT20090819, Rb Den Haag, Cisco v Comtek). Geen bewijslastomkering uitputting. In beginsel geen gehoudenheid merkhouder om echtheidskenmerken vrij te geven. Cisco stelt dat gedaagde Comtek, een handelaar in gereviseerde apparatuur, de merken van Cisco aanbrengt op de door haar verhandelde producten en vordert een inbreukverbod. Comtek stekt dat niet is komen vast te staan dat de door Cisco bij haar inbeslaggenomen zaken namaak zijn.

De rechtbank oordeelt het weliswaar vast staat dat Comtek de de Cisco-merken heeft gebruikt door de producten met de merken te verhandelen en in voorraad te houden, maar dat, nu  Cisco c.s. de uitputting betwist, Comtek wel dient te bewijzen dat de producten met toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Voor Stüssy-omkering van de bewijslast is geen reden. “Dat Cisco c.s. het de handel in tweedehands producten moeilijk maakt door zich te beroepen op de Merken en/of door partijen – zoals Comtek stelt – niet behulpzaam te zijn bij het herkennen van namaak, mag zo zijn. Daaruit volgt echter nog niet zonder meer dat zij die handel onmogelijk maakt of zodanig frustreert, dat deze feitelijk onmogelijk wordt, althans Comtek heeft onvoldoende concrete onderbouwing verschaft om tot een dergelijke conclusie te kunnen komen.”

Daarnaast overweegt de rechtbank dat zonder nadere onderbouwing niet valt in te zien dat Cisco c.s. gehouden is maatregelen te treffen waardoor Comtek namaak van echt kan onderscheiden:

“6.26 (…) Het staat Cisco c.s. in beginsel vrij om, ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de door haar gebruikte echtheidskenmerken, deze geheim te houden. Uitgangspunt is dat degene die de Merken gebruikt daarvoor zelf verantwoordelijk is. Dat kan onder omstandigheden anders zijn. Zo zouden dergelijke plichten voor de merkhouder kunnen volgen uit een overeenkomst. De vraag of de overeenkomst tussen Cisco c.s. en Comtek daartoe verplicht(te), ligt echter buiten de beoordeling door deze rechtbank nu de Engelse rechter exclusief bevoegd is over de overeenkomst te oordelen. Het had op de weg van Comtek gelegen om nader te onderbouwen waarom in het onderhavige geval van Cisco c.s. mocht worden verlangd dat zij genoemde maatregelen zou treffen en medewerking zou verlenen. Zonder een dergelijke onderbouwing valt niet in te zien dat Cisco c.s. gehouden is de genoemde maatregelen te treffen en/of de genoemde technische medewerking te verlenen noch dat zij bij gebreke daarvan onrechtmatig jegens Comtek handelt. Daarbij komt dat Cisco c.s. onweersproken heeft aangevoerd dat Comtek de authenticiteit van de producten die onderwerp zijn van deze procedure had kunnen controleren omdat deze door haar zijn ingekocht toen zij nog toegang had tot de technische verificatiedienst via de website van Cisco c.s.. Kennelijk heeft Comtek deze mogelijkheid toen onbenut gelaten.

De vordering tot oproeping in vrijwaring van HP wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier.