B9 11312. Gerechtshof ’s-Gravenhage 5 juni 2012, 200.080.342/01, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. tegen G-Star Raw C.V. / Facton Ltd.
Merkenrecht. G-Stars woordmerk RAW heeft ook naar mening van het Hof Den Haag onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor kleding. Ook van verwording tot soortnaam is geen sprake. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rb Den Haag, 10 december 2010, IEPT20101210).
Het gebruik door H&M van het woord RAW op haar kleding laat zich kwalificeren als merkinbreuk, een oordeel dat ‘wordt bevestigd’ door marktonderzoek waaruit blijkt dat bij een relevant deel (30%) van het in aanmerking komend publiek sprake is van daadwerkelijke verwarring. Een pan-Europees inbreukverbod is daarbij naar oordeel van het hof niet te ruim, nu voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gebruik van het merk geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk buiten Nederland of de Benelux. De vraag of een internationaal concern als H&M überhaupt een beroep kan doen op de uitzondering op het unitaire karakter van het gemeenschapsmerkenrecht laat het hof daarbij in het midden. 1019h proceskosten €34.500,-
Onderscheidend vermogen: 15. (…) Het Engelstalige woord RAW (rauw) heeft naar het voorlopig oordeel van het hof in de perceptie van het relevante publiek onder meer de betekenis van onbewerkt. G-Star heeft betwist dat het woord RAW in verband met kleding ook de betekenis heeft van ruig/onafgewerkt. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat het woord RAW door het relevante publiek in de onderhavige context zal worden verstaan als onafgewerkt of ruig.
Naar het voorlopig oordeel van het hof is onbewerkt zijn geen kenmerk van kleding. Dat geldt overigens ook voor onafgewerkt zijn. Kleding is immers juist bewerkt of afgewerkt. Dat geldt ook voor kleding die voorzien is van aangebrachte rafels of gaten. Voor het aanbrengen daarvan is overigens zelfs een extra bewerking of afwerking nodig, terwijl gaten en tafels naar het voorlopig oordeel van het hof veeleer worden geassocieerd met (afgewerkte maar) versleten kleding, althans kleding met een versleten look dan met onafgewerkte kleding. Kleding voorzien van “modische” gaten en rafels zal door het publiek dan ook niet gezien worden als onafgewerkt. RAW is dan ook geen teken of benaming die in de handel kan dienen ter aanduiding van kleding of een kenmerk daarvan.
Het hof acht voorts niet aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het merk RAW zal percipiëren als (staand voor) raw denim. Daarvoor heeft H&M onvoldoende gesteld. Dat, zoals H&M stelt, G-Star haar merk RAW soms gebruikt in combinatie met het woord denim, is onvoldoende om dat aan te nemen. Op grond van de door G-Star overgelegde producties acht het hof voorshands aannemelijk dat G-Star op grote schaal gebruik maakt van haar merk RAW zonder de aanduiding denim. Het publiek is er overigens aan gewend dat merken worden gebruikt in combinatie met beschrijvende woorden (en andere merken) en in het algemeen brengt dat geen verandering in de perceptie van het publiek van het merk. Dat het merk RAW DENIM door het Bureau en de rechtbank ‘s-Gravenhage (naar het oordeel van het hof terecht) wel beschrijvend is geoordeeld, kan niet afdoen aan het voorlopige oordeel van het hof dat RAW niet beschrijvend is voor kleding en onderscheidend vermogen.
Raw denim beschrijft immers, anders dan raw, een bepaald materiaal (ruwe/ onbewerkte spijkerstof), waarvan kleding kan zijn gemaakt en aldus een van de mogelijke kenmerken van kleding. Het hof is dan ook van oordeel dat het merk RAW niet beschrijvend is en derhalve niet om die reden onderscheidend vermogen mist. (…) Dat het merk RAW om nog andere redenen onderscheidend vermogen zou missen heeft H&M niet onderbouwd en valt overigens ook niet in te zien. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het merk (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.
(…) 21. Gelet op het bovenstaande, mede voormeld oordeel van the Cancelation Division van het Bureau en de rechtbank ’s-Gravenhage, dat het merk RAW niet beschrijvend is en onderscheidend vermogen heeft, in aanmerking nemende, is het hof voorshands van oordeel dat het merk onderscheidend vermogen heef: en dat niet kan worden aangenomen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het Gemeenschapsmerk in een bodemprocedure op een reconventionele vordering of in een nietigheidprocedure bij het Bureau nietig zal worden verklaard.
Weliswaar geldt ten aanzien van deze beslissingen niet de zogenaamde afstemmingsregel — die inhoudt dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn vonnis dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter (waarmee de beslissing van the Cancelation Division, voor zover hier van belang, in beginsel kan worden gelijkgesteld) —, omdat deze procedures bij the Cancellation Division en de rechtbank ’s-Gravenhage zijn gevoerd tussen andere partijen, maar dat doet er niet aan af dat deze uitspraken van belang zijn bij de beoordeling van de kans dat of het merk nietig zal worden verklaard in een bodemprocedure of een procedure bij het het Bureau.
Oneerlijke handelsgebruiken: 25. Het hof acht ‘voorshands aannemelijk dat door de prominente losstaande plaatsing op de kleding van H&M van het woord RAW op borsthoogte in grote zwarte blokletters op ruime afstand van de woorden “BEAT EXPERIENCE” het relevante publiek het woord RAW als een losstaande aanduiding en niet als onderdeel van een samenhangende zin RAW BEAT EXPERIENCE zal beschouwen. (…)Het bovenstaande brengt ook mee dat het gebruik van het merk/teken RAW in dit geval niet strookt met de eerlijke handelsgebruiken.
Merkinbreuk: 29. Het hof is voorshands van oordeel dat het publiek het woord RAW op de onderhavige kleding van H&M door de prominente afzonderlijke plaatsing op ruime afstand en geheel losstaand van de overige tekst en op borsthoogte in grote zwarte letters als een losstaande aanduiding zal opvatten. Aldus is sprake van gebruik van een teken door H&M dat gelijk is aan het merk en dat door H&M wordt gebruikt voor kleding, waarvoor het merk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijetijds/urban style)kleding als waarvoor G-Star haar merk gebruik. Op grond daarvan acht het hof - in het midden latend dat/of ook sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9, lid l, sub a GMVo - aannemelijk dat door het gebruik van het teken door H&M bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan.
Marktonderzoek: 30. (…) Met vragen 6 en 7 wordt gevraagd van welke fabrikant of welk bedrijf de sweater/hoodie afkomstig is en waarom. Daarbij wordt derhalve wel naar de herkomst en daarmee naar verwarringsgevaar gevraagd. Op deze vraag antwoordt 30% van de ondervraagden, die nog niet eerder G-Star hadden genoemd, dat het gaat om kleding van G-Star. Het verweer dat het onderzoek ten onrechte stoelt op het meten can associatiegevaar acht het hof dan ook niet juist. Gelet op het bovenstaande passeert het hof de door H&M tegen het onderzoek aangevoerde verweren. Hoewel de vragen 6 & 7 enigszins leidend zijn, waardoor enige relativering van de resultaten op haar plaats is, is het hof voorshands ban oordeel, dat uit dit rapport kan worden afgeleid dat een bij een relevant deel van het in aanmerking komend publiek sprake is van daadwerkelijke verwarring.
Lees het arrest hier (eerder tussenarrest in incident hier).
