Berichten industriële eigendom 2/2021, p. 148-158, Mathijs Peijnenburg: ''Art. 12 lid 1 en art. 13 Richtlijn 2008/95. In een doorhalingsprocedure met betrekking tot het woordbeeldmerk TESTAROSSA van Ferrari SpA stelt het Oberlandesgericht Düsseldorf prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Voor zover relevant, vraagt het Oberlandesgericht of bij de beoordeling van de vraag of een merk normaal gebruikt is, een bijzonder marktsegment van belang is bij het identificeren van een zelfstandige subcategorie van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daarnaast vraagt de verwijzende rechter of tweedehands verkoop door de merkhouder bewijs van normaal gebruik kan opleveren en of het leveren van onderdelen voor en diensten met betrekking tot waren die zelf niet meer worden verkocht daartoe kan bijdragen. Het Hof van Justitie oordeelt, onder verwijzing naar ACTC/EUIPO (C-714/18P), dat, om te spreken van een zelfstandige subcategorie van de waren- of dienstencategorie waarvoor een merk is ingeschreven, uit de relevante feiten en bewijzen dient te blijken dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze als zodanig opvat. Dat de waren of diensten tot een bijzonder marktsegment behoren is geen relevante omstandigheid. Het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten is essentieel, maar wanneer waren en diensten meerdere doelen en bestemmingen hebben, dienen die niet individueel beschouwd te worden om een zelfstandige subcategorie te identificieren. Hierdoor vindt geen coherente identificatie van subcategorieën plaats en worden de rechten van de merkhouder extreem beperkt. Uit de relevante feiten en bewijzen moet blijken dat de consument bepaalde waren of diensten als een zelfstandige subcategorie van waren of diensten opvat. Zoals reeds geoordeeld in Ansul (C-40/01), oordeelt het Hof van Justitie dat normaal gebruik kan worden aangetoond wanneer het merk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Daarbij levert de merkhouder dus bewijs voor normaal gebruik voor de onderdelen en de waren. Het Hof van Justitie oordeelt dat hetzelfde opgaat voor diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds verkochte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers van deze waren te voldoen. Zowel bij de levering van de onderdelen als bij de uitvoering van de diensten geldt wel dat het merk ook daadwerkelijk gebruikt dient te worden.''
