Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp, 'Reliance: een overbodige eis aan het onderscheidend vermogen'
"Op 11 juni leverde A-G Wathelet zijn Conclusie af in de zaak over het Kitkat-vormmerk (C-215/14). In deze zaak stelt de Engelse rechter aan het Luxemburgse hof onder meer een vraag over het onderscheidend vermogen, te weten of voor het hebben van onderscheidend vermogen vereist is dat de leden van het publiek ‘rely upon the mark’. Dit begrip van reliance is (buiten Engeland) nieuw.
In Kitkat bakent de Engelse rechter reliance af als het afgaan op het teken en niet (afgaan) op eventuele andere aanwezige merken als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat ‘afgaan op’ wordt dan onderscheiden van het herkennen van het teken en het associëren ervan met de herkomst van de waar. Volledig geciteerd luidt de vraag als volgt:
“Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?” (vet toegevoegd)
Deze formulering is moeilijk te doorgronden. Er is dan wel taalkundig verschil tussen het ‘afgaan op’ een teken als aanduiding van de herkomst van de waren en ‘associëren’ ervan met de herkomst van de waar, maar in het licht van het onderscheidend vermogen is dat niet relevant; het ‘afgaan op’ is een consumentengedrag dat direct voortvloeit uit het ‘associëren met’. Het is moeilijk te achterhalen welk element reliance hier merkenrechtelijk toevoegt.
[...]
Het valt maar te hopen dat het HvJEU nuchter en volgens de staande jurisprudentie beslist dat volstaat dat een vormmerk zelfstandig onderscheidend vermogen heeft. Wat de betekenis ook moge zijn van de aanvullende eis: “in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken”, toegevoegde waarde biedt die mijns inziens niet, verwarrend is zij wel.
Klik hier voor het gehele artikel.
