B9 11456. Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 juli 2012, KG ZA 12-465, Ten Cate Thiolon B.V. c.s. tegen Fieldturf Tarket Inc. c.s.
Merkenrecht. Procesrecht. Stukgelopen samenwerking. Vonnis over kunstgrasmerken Evolution en Revolution met als procesrechtelijke bijzonderheid dat de rechter zich bevoegd verklaart m.b.t. de Nederlandse èn de vijf buitenlandse gedaagden waar het de gestelde merkinbreuk in de EU betreft. De rechtbank baseert zijn oordeel daarbij o.a. op de eerdere conclusie van de A-G in het vandaag door het HvJ EU gewezen Solvay-arrest. Beoordeling door meerdere nationale rechters zou onwenselijk zijn en tot onverenigbare beslissingen kunnen leiden.
Eiseres Ten Cate heeft in 2007 het kunstgras-garenproducent Mattex overgenomen. Gedaagde Fieldturf was exclusief afnemer van het door Mattex voor kunstgrasvelden ontwikkelde Evolution-garen en bleef dat ook na de overname door Ten Cate, totdat in 2009 ‘problemen ontstonden’. Fieldturf kondigde in 20121 aan met een eigen kunstgrasgaren te komen onder de merknaam Revolution. Fieldturf bediende zich daarbij van de slogan “This is no EVOLUTION, this is REVOLUTION”. Eiseres Ten Cate maakt i.c. op grond van haar Evolution-merkregistraties bezwaar tegen het gebruik van het merk Revolution en ziet haar vorderingen toegewezen worden.
Dat de merken aanzienlijk overeenstemmen ligt redelijk voor de hand, maar de voorzieningenrechter acht het bij die vaststelling nog van belang dat partijen een jarenlange zakelijke relatie hebben onderhouden en Fieldturf jarenlang het merk Evolution heeft gevoerd, waardoor het gevaar bestaat dat het relevante publiek het verschil tussen Evolution en Revolution niet zal opvallen, gelet op het onvolmaakte herinneringsbeeld en de identiek waren. Het publiek zal kunnen denken dat Revolution een opvolger is van Evolution en de toevoeging Fieldturf aan het merk Revolution kan daar niet aan af doen.
Het verweer van Fieldturf dat Ten Cate de merken niet gebruikt heeft en dat deze derhalve vervallen zijn, wordt gepasseerd, aangezien ook gebruik door een licentienemer (Fieldturf zelf) en een werverkoper als instandhoudend merkgebruik kan worden aangemerkt; ook als het gebruikte merk op onderdelen afwijkt van het gedeponeerde merk (Evolution 3GS – Evolution). Bij de latere depots van Ten Cate (na een tussentijds depot van Evolution Prestige door Fieldturf) kan dan ook geen sprake zijn van kwade trouw.
Het inbreukverbod wordt toegewezen voor de gehele Europese Gemeenschap en de (onbetwiste) 1019h proceskosten worden vastgesteld op €100.389,20.
Lees het vonnis hier.
