B9 10281. Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 oktober 2011, LJN: BT7610, Samsung Electronics Co. Ltd. tegen Apple Inc. c.s.
“De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. Het door Apple gevoerde verweer dat zij over een FRAND-licentie beschikt dan wel dat sprake is van uitputting of rechtsverwerking staat daar gezien al het voorgaande niet aan in de weg.” (4.38)
Octrooirecht. Vorderingen afgewezen: partijen dienen eerst met elkaar te onderhandelen. Geschil (vier gevoegde kort gedingen) tussen Samsung, de houder van essentiële Europese octrooien voor 3G/UMTS-telefonie, in het bijzonder (W)-CDMA-technologie, en Apple, producent van iPhones en iPads, waarin gebruik wordt gemaakt van deze technologie. Octrooihouder Samsung vordert een inbreukverbod, terwijl op basis van het beleid van de standaardisatieorganistatie ETSI een verplichting bestaat op FRAND (fair, reasonable and non-discrominatory)-voorwaarden een licentie te verlenen onder de ingeroepen essentiële standaardoctrooien. Samsung heeft in 1998 een zogeheten FRAND-verklaring afgegeven waarin zij bevestigt dat zij bereid is tot het verlenen van een licentie op FRAND-voorwaarden. De stelling van dat het afgeven van een FRAND-verklaring gelijk staat aan afstand van het octrooirecht, zodat een derde, die de standaard toepast, nooit zal hoeven te vrezen te worden aangesproken op octrooi-inbreuk wordt afgewezen.
Ook de stelling van Samsung dat de FRAND-verklaring niet meer inhoudt dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod om in onderhandeling te treden over een licentie wordt afgewezen. Derden kunnen er op vertrouwen dat hen een FRAND-licentie zal worden aangeboden. De door Samsung van Apple gevraagde vergoeding 'loopt echter zozeer uit de pas met haar verplichting tot het doen van een FRAND-aanbod', dat daaruit moet worden afgeleid dat Samsung niet werkelijk bereid is een licentie-overeenkomst op FRAND-voorwaarden met Apple aan te gaan. De weg naar een FRAND-licentie begint naar het oordeel van de rechter met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Als partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen, staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen.
Geen uitputting: 4.6/4.7. Ook van de eerder, vóór de overname door Intel, door Infineon geleverde chipsets kan niet blijken dat deze met toestemming van Samsung in de EER op de markt zijn gebracht. Volgens Apple beschikt Infineon over een (afzonderlijke) licentie van Samsung, maar die bewering wordt door niets gestaafd. Het beroep op uitputting gaat dus vooralsnog niet op. In het kader van dit kort geding kan het niet verder worden onderzocht.
Geen Frand-licentie: 4.15/4.16. Partijen zijn het erover eens dat naar Frans recht een licentieovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarvan uitgaande bestaat ook aanzienlijke twijfel of aan dit vereiste is voldaan. De schriftelijke FRAND-verklaring lijkt niet gelijkgesteld te kunnen worden met een schriftelijke licentieovereenkomst al omdat daaruit niet de (schriftelijke) instemming van de licentienemer blijkt en zelfs niet dat er een partij is die met Samsung een licentieovereenkomst wil aangaan. Gezien het voorgaande kan de stelling dat Apple over een licentie onder de ingeroepen octrooien beschikt voorshands niet worden aanvaard.
Rechtsverwerking: 4.25. Dat als gevolg van de late melding zonder noodzaak geoctrooieerde techniek in de standaard is opgenomen, is voorts onvoldoende aannemelijk. Niet duidelijk is of, bij tijdige melding, ETSI zou hebben geprobeerd de door Samsung geoctrooieerde techniek buiten de standaard te laten en in hoeverre dat mogelijk zou zijn geweest. Aannemende dat het door Apple genoemde nadeel zich inderdaad heeft voorgedaan, is dan nog de vraag of de ontstane situatie tot rechtsverwerking zou moeten leiden. Het nadeel wordt in dat geval voor een belangrijk deel weggenomen door de beschikbaarheid van een FRAND-licentie. Ook is niet zonder belang dat, zoals Samsung onweersproken aantoont, zij bepaald niet enige is die haar essentiële octrooien (te) laat heeft gedeclareerd.
4.26. Al met al bestaat teveel onzekerheid dat de bodemrechter, die daarin terughoudend te werk zal gaan, het beroep op rechtsverwerking zal honoreren. De in dit verband subsidiair aangevoerde, maar niet verder uitgewerkte rechtsgronden misbruik van recht, misbruik van machtspositie in de zin van het mededingingsrecht en onrechtmatig handelen leiden vooralsnog niet tot het oordeel dat de late melding van de essentiële octrooien wél aan uitoefening van de door Samsung ingeroepen octrooien in de weg zou moeten staan.
FRAND-aanbod / Onderhandelingen: 4.27. Samsungs standpunt dat de FRAND-verklaring niet meer inhoudt dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod om in onderhandeling te treden over een licentie moet voorshands worden verworpen. Ook de door Samsung zelf overgelegde opinies van Benard en Libchaber gaan er vanuit dat naar Frans recht de verklaring haar in ieder geval verplicht te onderhandelen over een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden.
4.38. De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. Het door Apple gevoerde verweer dat zij over een FRAND-licentie beschikt dan wel dat sprake is van uitputting of rechtsverwerking staat daar gezien al het voorgaande niet aan in de weg.
4.39. Samsung heeft nog aangevoerd dat het op de FRAND-verplichting gebaseerde verweer van Apple niet relevant is omdat Apple zelf bestrijdt dat de ingeroepen octrooien daadwerkelijk essentieel zijn voor toepassing van de standaard. Dit betoog leidt niet tot een ander resultaat omdat, indien de ingeroepen octrooien inderdaad niet essentieel voor toepassing van de standaard zijn, inbreuk van Apple al om die reden niet is aan te nemen. Samsung heeft de gestelde inbreuk immers geheel gebaseerd op de stelling dat Apple de standaard toepast en dus inbreuk maakt op voor de standaard essentiële octrooien. Zij heeft niet aangevoerd dat en gemotiveerd waarom, indien moet worden aangenomen dat de octrooien niet essentieel zijn, Apple niettemin inbreuk op de ingeroepen octrooien zou maken.
De vorderingen in reconventie: 4.40. Bij de door Apple in reconventie onder i) en iii) gevorderde voorlopige maatregelen heeft zij geen spoedeisend belang omdat Samsung in de hiervoor vermelde omstandigheden haar octrooien niet kan handhaven zolang zij, met inachtneming van hetgeen in dit vonnis is overwogen, geen FRAND-aanbod heeft gedaan. Doet zij dat alsnog, dan heeft Apple bij de vorderingen geen belang omdat in die situatie er geen reden meer is aan te nemen dat Samsung niet bereid zou zijn te goeder trouw over een FRAND-licentie te onderhandelen. Voor toewijzing van het onder ii) gevorderde, dat neerkomt op een eenzijdig door Apple opleggen van de licentievoorwaarden, bestaat geen rechtsgrond.
Lees het vonnis hier en het persbericht hier.
