Slechts een licentie voor proefpartijen

B9 10753. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 31 januari 2012, Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V. c.s. tegen Diesel S.P.A. (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Uitputting. (Impliciete) toestemming. Economische verbondenheid. Arrest Hof Den Haag na arrest Hoge Raad, na prejudiciële antwoorden HvJ EG.  Een door de vele bomen wat minder zichtbaar bos.

Kort gezegd stelt Diesel m.b.t. de feiten  dat de litigieuze schoenen niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming direct binnen de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht. Makro stelt dat Cosmos, die de betrokken schoenen in Spanje in het verkeer heeft gebracht, zich kan beroepen op een overgenomen overeenkomst tussen Difsa distributeur van Diesel, en Flexi waarbij Flexi, kort gezegd, de bevoegdheid was verleend ‘voor het nemen van steekproeven (monsterneming en marktverkenning) met schoeisel dat is voorzien van het merk Diesel’. 

Op die grond kan een economische verbondenheid tussen Diesel en Cosmos worden aangenomen (waar de vragen aan het HVJ om draaiden), maar naar mening van het hof is daarnaast voldoende aangetoond dat de toestemming van Diesel tot het in de  handel van de schoenen niettemin ontbrak en Cosmos in  strijd heeft gehandeld met de licentie-overeenkomst (HvJ Copad). De door Cosmos geproduceerde schoenen zijn nimmer aan Difsa/Diesel voorgelegd en gezien o.a. de sommaties die Diesel in de jaren 1997 /1999 aan Cosmos heeft gestuurd, valt niet in te zien dat Diesel in die periode heeft ingestemd met de verkoop door Cosmos van door haar vervaardigde Diesel-schoenen. Makro kan zich derhalve niet met vrucht op uitputting beroepen en heeft bijgevolg merkinbreuk gepleegd.

Lees het arrest hier.