B9 10099. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 september 2011, General Biscuits België B.V.B.A. c.s. tegen Hoppe Food Group B.V. (met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer).
Merkenrecht. Nootwaardig vonnis over verpakkingen van ‘supermarktproducten’, visuele indruk’ en ‘de wijze waarop van kleurindicaties gebruik wordt gemaakt’. Een vonnis dat ongetwijfeld nog vaak geciteerd zal worden bij geschillen over huismerken en aanverwante producten.
Eiser, de fabrikant van de bekende TUC-koekjes maakt op grond van haar merkrechten bezwaar tegen de verpakking van gedaagdes Apéro-koekjes. Naar het oordeel van de rechtbank is inderdaad sprake van merkinbreuk ‘sub b’ en de (pan-Europese) inbreukvorderingen van eiser worden toegewezen onder verwijzing naar het Carbonell/La Espanola arrest van het HvJ EU. “Het geheel van elementen die de betrokken merken gemeen hebben, (creëert) een globale visuele indruk van grote overeenstemming, omdat het merk La Espanola de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring ontstaat.” “Zeker nu het om “supermarktproducten” gaat die zonder veel contemplatie worden aangeschaft, zoals General Biscuits met een beroep op het Carbonell/La Espanola arrest (r.o. 74-75) aanvoert, zal de consument zich eerder laten leiden door de visuele impact van het gezochte merk.”
De gebruikte kleurindicaties zijn daarnaast geen kleurmerken en van kleurmonopolisering is geen sprake. Door toewijzing inbreukverbod is er geen belang meer bij de op auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde inbreukvorderingen. Voor ‘ uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het 'aanvallende' merk, is ‘noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond.’ Geen matiging 1019h proceskosten m.b.t. gestelde aanpassingsbereidheid door gedaagde.
Merkenrecht / totaalinduk: 4.7. Met inachtneming van het vorenoverwogene is sprake van visuele overeenstemming tussen in ieder geval het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk dat onder nr. 709480 is ingeschreven enerzijds en de Apéro-verpakking anderzijds, die verwarringsgevaar met zich brengt. Illustratief is de parallel die General Biscuits trekt met de Europese Carbonell/ La Espanola zaak, waarin het Hof met instemming het Gerecht aanhaalt in r.o. 68: (…) het geheel van elementen die de betrokken merken gemeen hebben, (creëert) een globale visuele indruk van grote overeenstemming, omdat het merk La Espanola de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring ontstaat.
4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.
4.9. Weliswaar is een (ook) in het oog springend bestanddeel van de ingeroepen merken telkens het woordelement TUC, dat afwijkt van het woordelement APÉRO, zoals Hoppe op zichzelf met juistheid aanvoert, dat neemt niet weg dat de overige door General Biscuits aangegeven onderscheidende elementen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dienen te worden meegewogen, omdat merken en teken in hun geheel dienen te worden onderzocht. Zeker nu het om “supermarktproducten” gaat die zonder veel contemplatie worden aangeschaft, zoals General Biscuits met een beroep op het Carbonell/La Espanola arrest (r.o. 74-75)2 aanvoert, zal de consument zich eerder laten leiden door de visuele impact van het gezochte merk. De afwijkende woordelementen kunnen daar in de onderhavige zaak, net zo goed als in de Carbonell/Espanola zaak, onvoldoende aan afdoen. Het is bij de globale beoordeling van verwarringsgevaar zaak meer op de overeenkomsten dan op de verschillen te letten. Daarbij moet als gezegd betrokken worden dat door de identiciteit van waren een eventuele geringere mate van overeenstemming tussen merken en tekens kan volstaan om verwarringsgevaar aan te nemen.
Kleurgebruik: 4.11. Terecht wijst General Biscuits erop dat het verweer van Hoppe dat de geregistreerde kleurindicaties niet zouden mogen worden meegewogen, merkenrechtelijk onjuist is. Het gaat hier immers niet om kleurmerken in eigenlijke zin, die louter een kleur- of specifieke kleurencombinatie claimen.
4.12. Van onduidelijkheid wat deze kleurindicaties precies zouden inhouden is in combinatie met de geregistreerde afbeeldingen van de ingeroepen woord/beeldmerken geen sprake.
4.13. Evenmin is sprake van ongeoorloofde monopolisering van kleuren die gebruikelijk zouden zijn voor dit segment van de markt, zoals Hoppe aanvoert. Dat de betreffende specifieke kleuren gebruikelijk zouden zijn voor zoute koekjes, zoals Hoppe aanvoert, is onvoldoende gemotiveerd en wordt gepasseerd.
Marktonderzoek/marktleiderseffect: 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.
4.16. Maar helemaal zonder waarde is dit onderzoek niet. Daargelaten de door Hoppe gesignaleerde opzetgebreken geeft een tamelijk hoog percentage (76%) van de respondenten die aan TUC of LU denken bij het tonen van de Apéro-verpakking, bij de vervolgvraag waarom zij dan aan TUC of LU denken, aan dat dat komt door de verpakking, de kleuren, de afbeelding van het koekje of een combinatie van deze elementen. Zo bezien geeft dit onderzoek wel enige aanwijzing dat verwarringsgevaar kan optreden, wanneer het in aanmerking te nemen publiek wordt geconfronteerd met de Apéro-verpakking. Daadwerkelijke verwarring behoeft daarvoor immers niet te worden bewezen.
Inbreuk: 4.27. Op grond van het vorenoverwogene zal in conventie een EU-wijd merkinbreukverbod worden uitgesproken tegen Hoppe op basis van het ingeroepen Gemeenschapsmerk, alsmede een merkinbreukverbod voor de Benelux op grond van het Beneluxmerk dat onder nr. 709480 is ingeschreven, versterkt met dwangsom en als nader geformuleerd in het dictum, dat wil zeggen met aanpassing van termijnen en formuleringen ter voorkoming van onnodige executiegeschillen.
Lees het vonnis hier.
