B9 9658. Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 mei 2011, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. c.s. tegen Pepsico Inc.
Merkenrecht. Marktonderzoek. Getuigenverhoor. Tussenvonnis na Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2009, IEPT20091125. G-Star maakt op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW bezwaar tegen het gebruik vaan het teken PEPSI RAW.
Aangezien de gestelde bekendheid van het RAW merk niet vast stond op grond van het overgelegde bewijsmateriaal, werd G-Star bij het eerdere tussenvonnis toegelaten tot het leveren van aanvullend bewijs en oordeelde de rechtbank dat het zinvol was dat nogmaals een marktonderzoek zou worden verricht. In het onderhavige tussenvonnis komt de rechtbank na overleg met partijen tot de benoeming van een deskundige en een nadere vraagstelling.
"Indien de bekendheid van het RAW merk en het vereiste verband komen vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat het gebruik van de tekens door PepsiCo afbreuk zal doen aan, in ieder geval, het onderscheidend vermogen van het merk."
2.27. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat het in het tussenvonnis opgedragen bewijs dient te worden uitgebreid, zodat G-Star thans dient te bewijzen:
- dat het RAW merk en/of de G-STAR RAW merken zijn aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken;
- dat het publiek een verband legt tussen de in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12 weergegeven tekens en een of meer van deze merken;
- feiten en omstandigheden waaruit moet worden afgeleid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een of meer van deze merken.
2.28.1. In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.
2.32. De rechtbank heeft het voornemen aan de deskundige [Van den Berg-B9] de navolgende opdracht te verstrekken. De deskundige wordt verzocht binnen de onder 2.28 geschetste randvoorwaarden marktonderzoek te (laten) doen ter beantwoording van de navolgende vragen:
1) zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) legt het publiek een verband tussen de hiervoor genoemde merken en de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12?
3) is naar uw inzicht het onder 2.29 bedoelde tijdsverloop van belang voor de uit het onderzoek te trekken conclusies?
De deskundige wordt verzocht, alvorens zijn onderzoek te beginnen, eerst te adviseren welke vragen aan de respondenten zouden kunnen worden voorgelegd.
2.35. G-Star heeft ter zitting aangeboden tevens bewijs te leveren door middel van het horen van getuigen. Zij zal daartoe gelegenheid krijgen nadat het marktonderzoek heeft plaatsgevonden. G-Star verzoekt de rechtbank verder PepsiCo op grond van artikel 22 Rv. respectievelijk 1019 Rv. te gelasten om de namen te verstrekken van eerder door PepsiCo ingeschakelde reclamebureaus (althans de betrokken personen van die bureaus) en om alle marktonderzoeken over te leggen die vooraf zijn gegaan aan de introductie van Pepsi Raw. (…)
Lees het tussenvonnis hier.
