B9 9968. Martin Hemmer, AKD: Territoriale eigenaardigheden in het merkenrecht en het Webshipping-arrest. (Dit artikel vormt een bewerking van een eerdere versie die verscheen in Waar&Wet, tijdschrift voor levensmiddelen en productenrecht, 2011-4 p. 2).
In het Europese merkenrecht is uitgangspunt dat een merk in het gehele territorium gelijke bescherming toekomt. Hetzelfde uitgangspunt geldt in beginsel voor de meeste nationale merkenrechtelijke systemen en het Benelux-merkenrecht. (…) Het uitgangspunt van gelijkwaardige bescherming in het gehele gebied, leidt soms tot resultaten die niet altijd even redelijk en billijk voorkomen.
(…) In het recent gewezen Webshipping-arrest (C-235/09, B9 9548) van het Hof van Justitie EU wordt het uitgangspunt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, genuanceerd. Het HvJ bepaalt immers dat territoriale beperking van een verbod niet alleen mogelijk maar zelfs vereist is, indien gebruik van een teken (kennelijk in een bepaald deel van het merkenrechtelijke territorium) geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk.
(…) Bij het stellen van territoriale eisen aan inburgering, bekendheid of normaal gebruik, dient in het geval van een Gemeenschapsmerk nadrukkelijk rekening te worden gehouden met nationale alternatieven. Een belangenafweging kan daardoor in het geval van nationale merken anders uitvallen dan in het geval van Gemeenschapsmerken. Rekening houden met de nationale alternatieven is niet strijdig met de doelen van de Verordening. Bij gebruik dat, of bekendheid die zich daadwerkelijk uitstrekt over de Unie kunnen de voordelen van een Gemeenschapsmerk immers nog altijd probleemloos genoten worden. (…) Hoewel de gevolgen van het Webshipping-arrest nog niet duidelijk zijn vast te stellen, zal het arrest naar alle waarschijnlijkheid hooguit een klein beetje meer flexibiliteit creëren bij inbreukvragen. Vergelijkbare resultaten konden mogelijk reeds via de route van de beperkingen op het merkenrecht (artikel 12 Verordening dan wel artikel 23 BVIE) bereikt worden.
Voor een rechter die zich geconfronteerd ziet met Einsteins en Bolle Jannen (en die een merkenrechtelijk verbod onredelijk voorkomt) biedt het Webshipping-arrest wellicht een chique uitweg. De inbreukmaker zal dan wel met redelijk bewijs moeten komt dat aantasting van de functies van het merk niet aannemelijk is. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe aan deze bewijsopdracht kan worden voldaan.
Lees het volledige artikel hier.
