B9 10324. Gerechtshof Amsterdam, 18 oktober 2011, Hugo Boss AG tegen Reemstsma Cigarettenfabriken GmbH (met dank aan Berber Brouwer en Gert-Jan van den Bergh, Bergh Stoop & Sanders).
Merkenrecht. Tabaksmerken. Overgangsrecht. Eindarrest na tussenarrest. Na 12 jaar procederen, via de Hoge Raad en terug, oordeelt het Hof Amsterdam dat Hugo Boss toch wel een geldige reden had voor het niet gebruik van haar merk voor tabaksproducten. In de eerste aanleg (in 1999), werd door Reemtsma de doorhaling gevorderd wegens niet gebruik van diverse merken van Hugo Boss voor klasse 34 (tabaksproducten). Reemtsma had in het verleden verschillende depots verricht voor het merk BOSS voor klasse 34 en had belang bij doorhaling wegens de (voorgenomen) vermarkting van sigaretten onder dat merk.
Het Hof Amsterdam heeft in het onderhavige arrest het vonnis in eerste aanleg van 13 februari 2002 vernietigd en de doorhalingsvordering van Reemtsma alsnog afgewezen. “Dat betekent dat Hugo Boss reeds het verstrijken van de periode van drie jaar na het desbetreffende depot gegronde redenen had om te vrezen dat het gebruik van de in 1987 gedeponeerde merken in reclame voor tabaksproducten, haar mogelijkheden om in de toekomst met die merken reclame te maken voor andere, niet tabaksproducten (zoals kleding, parfums en accessoires) ernstig zou kunnen belemmeren waardoor zij de bedrijfsvoering met betrekking tot haar kernactiviteiten en haar “brandstyle" op het spel zou (kunnen) zetten.”
Een bijkomende complicerende factor was dat de geldige reden zowel naar de BMW als het BVIE beoordeeld diende te worden. In citaten:
2.1. Zoals in het tussenarrest is overwogen dient dit hof, aan wie de zaak na cassatie door de Hoge Raad is verwezen. thans (opnieuw) te onderzoeken of Hugo Boss een “geldige reden” had in de zin van art. 5 lid 2 en art. 5 lid 3 (cud) BMW (thans art. 2.26 lid 2 BVIE) voor het niet (normaal) gebruiken van haar in geding zijnde merken voor waren in de klasse 34 (tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers) . In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad aangegeven welke maatstaven daarbij moeten worden toegepast voor het tijdvak tot 1 januari 1993 onderscheidenlijk het tijdvak vanaf die datum.
2.2. Voor wat betreft: het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft bet. hof in het tussenarrest overwogen dat Hugo Boss zich vanaf het moment waarop inwerkingtreding van de maatregelen van art. 3 van Richtlijn 98/43/EG van 6 juli 1998 [Richtlijn Tabaksreclame – B9] een reële dreiging werd, kan beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 gedeponeerde merken voor genoemde waren. (…)
22.3. Deze gestelde en door overgelegde documenten geschraagde feiten en omstandigheden komen er, kort samengevat en voor zover van belang, op neer:
-dat de Raad van de Europese Unie vanaf 1985 een actief ontmoedigingsbeleid voorstaat met betrekking tot het gebruik van tabaksproducten en zich daarbij onder meer ten doel heeft gesteld beperkingen op te leggen niet: alleen aan directe maar ook aan indirecte vormen van tabaksreclame (indirecte marketing of “image transfer") die het reclameverbod trachten te ontduiken door bijvoorbeeld het gebruiken van merknamen van tabaksproducten (Resolutie van 6.e Raad van 7 juli 1986, Pb C 184/19; Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 inzake televisiereclame);
- dat vanaf het eerste voorstel voor de latere Richtlijn 98/43/EG (Richtlijn Tabaksreclame) in 1989 kenbaar was dat rechtstreekse reclame voor tabaksproducten in de pers en op affiches aan vergaande beperkingen zou worden onderworpen en dat ten aanzien van onrechtstreekse reclame voor tabaksproducten een algeheel verbod werd nagestreefd (voorstel van 18 april 19 89 , herziene versie, COM/1989/163/final, art. 3 lid 2);
- dat het Europees Parlement in ieder geval vanaf maart 1990 een volledig verbod op (rechtstreekse en onrechtstreekse) tabaksreclame in de pers en op affiches nastreefde, hetgeen via diverse opvolgende voorstellen uiteindelijk geleid heeft tot; voornoemde Richtlijn Tabaksreclame van 6 juli 1998.
2.4. Hieruit kan worden afgeleid dat in ieder geval reeds in het voorjaar 1990 voorzienbaar was dat niet alleen directe maar ook indirecte vormen van tabaksreclame op afzienbare termijn verboden althans in vergaande mate aan beperkingen onderworpen zouden worden, hetgeen er (mogelijk) toe zou leiden dat een merk dat voor tabaksproducten werd gebruikt: ook niet meer voor andere dan tabaksproducten gebruikt zou mogen worden. Het Richtlijnvoorstel uit 1989 bevat bepalingen die inhoudelijk overeenstemmen met het bepaalde in art. 3 van de latere Richtlijn Tabaksreclame 1998. Dat betekent dat Hugo Boss reeds vóór het verstrijken van de periode van drie jaar na het desbetreffende depot gegronde redenen had om te vrezen dat het gebruik van de in 1987 gedeponeerde merken in reclame voor tabaksproducten, haar mogelijkheden om in de toekomst met die merken reclame te maken voor andere, niet tabaksproducten (zoals kleding, parfums en accessoires) ernstig zou kunnen belemmeren waardoor zij de bedrijfsvoering met betrekking tot haar kernactiviteiten en haar “brandstyle" op het spel zou (kunnen) zetten.
2.5. Aldus moet worden geoordeeld dat binnen het tijdvak van drie jaren volgend op de merkdepots uit 1987 een dreiging aanwezig was van inwerkingtreding van de Richtlijn Tabaksreclame in haar uiteindelijke redactie. Zoals in tussenarrest is overwogen (rov. 2.14) brengt dit mee, gemeten naar de aldaar in rov. 2.7 weergegeven, aan BenHG 27 januari 1981 (NJ 1981, 333, Turmac:/Reynolds) ontleende en voor het tijdvak tot 1 januari 1993 toepasselijke maatstaf, dat Hugo Boss zich kan beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal gebruiken van haar in 1987 voor tabakswaren gedeponeerde merken in de Benelux.
2.6. Hetzelfde geldt met betrekking tot het na verstrijken van het eerste tijdvak van drie jaren sedert het: depot voortduren van het niet gebruiken van de merken in de Benelux gedurende (tenminste) een onafgebroken periode van vijf jaar. De geldige reden waarop Hugo Boss zich beroept bleef bestaan, zulks te meer naarmate de dreigende inwerkingtreding van de Richtlijn Tabaksreclame naderbij kwam.
2.7. voor wat betreft het tijdvak na 1 januari 1993 heeft gemeten naar de dan toepasselijke en in rov. 2.15 weergegeven maatstaf van HvJEG 14 juni 2007 (C-246/05, 1-Häupl/Lidl], Hugo Boss zich terecht heeft beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar (in 1987 en 1993 gedeponeerde) merken in de Benelux in de periode tot de nietigverklaring van de Richtlijn Tabaksrelame op 5 oktober 2000. De restricties van de Richtlijn zijn vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving, zodat de geldige reden hier te lande van kracht is gebleven. Het hof volgt Hugo Boss in haar -in de akte na tussenarrest uitvoerig toegelichte - stelling dat na 5 oktober 2000 ook in België en Luxemburg een geldige reden voor niet-gebruik bleef bestaan. Dit is enerzijds het gevolg van nieuwe Europese regelgeving waarin (“rechtstreekse en onrechtstreekse‘) tabaksreclame vergaand aan banden wordt gelegd (Richtlijn 2003/'33/EG van 26 mei 2003) en anderzijds het gevolg van verbodsbepalingen althans restricties voor rechtstreekse en onrechtstreekse tabaksreclame in de nationale wetgevingen van beide landen.
2.8. De conclusie luidt: derhalve dat Hugo Boss een geldige reden had voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 en 1993 voor tabakswaren gedeponeerde merken, zodat die merken hierdoor niet zijn vervallen en de daartoe strekkende vordering van Reemtsma niet toewijsbaan is. Grief III van Hugo Boss slaagt derhalve en het vonnis van de rechtbank kan niet in stand blijven. De overige grieven kunnen, ook bij gegrondbevinding, niet tot een andere uitkomst leiden en behoeven daarom geen behandeling. Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002, waarvan beroep, wordt vernietigd en het hof zal, opnieuw recht doende, de vordering van Reemtsma alsnog afwijzen.
Lees het eindarrest hier en het tussenarrest hier. Hoge Raad, 11 januari 2008 hier.
