B9 9871. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 juni 2011, HA ZA 10-3577, S.A. UTEXBEL N.V. tegen A-Industries B.V. & De Staat der Nederlanden (Min. van Defensie). (Met gelijktijdige dank aan Otto Swens, Vondst).
Octrooirecht. Stelplicht en bewijslast. EP Utexbel m.b.t. het een weefsel met insectenwerende eigenschappen heeft. Utexbel stelt dat gedaagde A-Industries en De Staat (het ministerie van Defensie) het octrooi zonder toestemming hebben toegepast in vliegeroveralls. De onderbouwing van stelling is een indirecte redenering: als er geen sprake zou zijn van inbreuk, dan zouden de overalls nooit aan de eisen van de aanbestedingsprocedure hebben kunnen voldoen.
De rechtbank oordeelt dat de late eiswijziging van eiser in strijd is met de eisen van een goede (VRO) procesorde. “In wezen wenst Utexbel met de eiswijziging een geheel nieuw en ingewikkeld civielrechtelijk geschil beoordeeld te zien, zonder dat daarbij een deugdelijke schriftelijke uitwisseling van standpunten heeft plaats kunnen vinden.” Ook het gevorderde inbreukverbod wordt afgewezen, nu Utexbel er ten onrechte is uitgegaan dat het gedaagden zijn die moeten aantonen dat er geen siliconenelastomeer bij het impregneren van hun overalls wordt toegepast:
4.4. In geschil is tussen partijen op wie de stelplicht en, bij betwisting, de bewijslast ter zake de inbreuk rust. Utexbel verwijst naar artikel 70 lid 8 ROW 1995, welk artikel een (weerlegbaar) bewijsvermoeden introduceert dat een geoctrooieerde werkwijze is toegepast indien die werkwijze een nieuw voortbrengsel oplevert. Utexbel meent dat het zodoende gedaagden zijn die moeten aantonen dat er geen siliconenelastomeer bij het impregneren van hun overalls wordt toegepast. Utexbel verliest daarbij echter uit het oog dat pas van voormeld bewijsvermoeden sprake kan zijn indien vast staat dat het beweerdelijk inbreukmakende voortbrengsel alle kenmerken vertoont van het (nieuwe) voortbrengsel van de geoctrooieerde werkwijze, waaronder dat zich daarin een siliconenelastomeer bevindt. Op die voorvraag zijn de gewone bewijsregels van toepassing zodat volgens vaste jurisprudentie octrooihouder Utexbel heeft te stellen en – gegeven de gemotiveerde betwisting door gedaagden – heeft te bewijzen dat de overalls van gedaagden een siliconenelastomeer bevatten.
4.5. Utexbel heeft tegenover de betwisting door gedaagden onvoldoende onderbouwd gesteld dat zich daadwerkelijk een siliconenelastomeer in de overalls bevindt. Onder (vertrouwelijke) beschrijving van hun productieproces hebben gedaagden aangegeven dat geen siliconenelastomeer wordt toegepast in hun productieproces. De door Utexbel aangevoerde omstandigheid dat het element silicium is aangetroffen in de overalls, vormt onvoldoende aanwijzing voor de aanwezigheid van siliconenelastomeer. Een siliconenelastomeer bestaat immers uit veel meer elementen dan enkel silicium. Het is een rubberachtige polysiloxaan die bestaat uit een anorganische silicium-zuurstof ‘backbone’ (…Si-O-Si-O-Si…) met aan het siliciumatoom gebonden organische groepen. Gedaagden hebben onvoldoende weersproken aangevoerd dat de aanwezigheid van het element silicium is te verklaren door het gebruik van siliconenolie tijdens het productieproces van gedaagden. De gebruikte siliconenolie is volgens evenmin bestreden stelling van gedaagden geen (rubberachtig) elastomeer maar een (vloeibare) olie met een lager molgewicht dan het elastomeer. Onbestreden is voorts de stelling van gedaagden dat de siliconenolie voor een ander doel dan waar het octrooi op ziet wordt toegepast, namelijk niet tijdens de impregnatie met permetrine-oplossing.
4.9. De slotsom luidt dat niet is komen vast te staan dat er sprake is van inbreuk op het Octrooi zodat de vorderingen in conventie dienen te worden afgewezen. Gedaagden hebben wat betreft het grensoverschrijdende karakter van de vorderingen nog een beroep gedaan op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake GAT/LuK (HvJ EU 13 juli 2006, NJ 2008, 76), stellende dat het Octrooi nietig is. Volgens vaste rechtspraak na HR Roche/Primus (30 november 2007, NJ 2008, 77) betekent een gevoerd nietigheidsverweer niet dat de rechtbank geen grensoverschrijdend bevoegdheid heeft. Het staat de rechtbank echter vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechtbank de vordering af te wijzen. In deze zaak valt echter niet in te zien welk belang er is bij aanhouding (in afwachting van beslissing door buitenlandse rechters) op dit punt, nu de grensoverschrijdende vorderingen reeds voor afwijzing gereed liggen zonder dat het nietigheidsverweer beoordeeld behoeft te worden.
Lees het vonnis hier.
