B9 10150. Gerechtshof Amsterdam, 20 september 2011, LJN: BT1971, Bied & Geniet B.V. tegen Emesa B.V.
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Meervoud/enkelvoud-zaak. Inburgering 'nl-merken'. Vakantieveilingen.nl tegen vakantieveiling.nl. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rb. Amsterdam, 3 maart 2011), waarin de voorzieningen oordeelde dat Bied & Geniet ieder gebruik van de domeinnamen “vakantieveiling.nl” en “vakantieveiling.com” en ieder gebruik van een teken bestaande uit een combinatie van de woorden “vakantie” en “veiling” diende te staken.
Het hof concludeert dat de handelsnaam Vakantieveilingen.nl weliswaar het ‘meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit’ en dat de beschermingsomvang beperkt is, maar dat dat niet wegneemt “dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand had moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen.”
Ook het Benelux-merk Vakanatieveilingen.nl acht het hof voldoende ingeburgerd, waarbij het hof over het deel van de Benelux waar het merk ingeburgerd dient te zijn opmerkt: “Aannemelijk is dat de geografische spreiding van de inburgering van het merk niet het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux betreft, doch het hof acht dit een beperking die een uitvloeisel is van de keuze van het teken dat zich, door het onderdeel.nl daarvan en de gelijkluidende domeinnaam, van nature op de Nederlandse consumentenmarkt richt. Deze geografische beperking is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het merk onvoldoende is ingeburgerd om onderscheidend vermogen te kunnen hebben. “
Handelsnaam: 2.6 Emesa heeft derhalve in 2009 een handelsnaam laten registreren die, wat het kenmerkende deel daarvan betreft, het meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit, waarin zij bemiddelt. Hoewel, anders dan Bied & Geniet kennelijk wil betogen, aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam als de onderhavige, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat Emesa bijvoorbeeld niet kan beletten dat het woord “vakantieveiling” door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen. Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix .nl blijkt.
Gebruik als handelsnaam: 2.7 De vormgeving van die brochure, met name het feit dat “vakantieveiling.nl” groot in twee kleuren op de voorpagina staat en onderaan iedere pagina wordt herhaald, wijst op gebruik als handelsnaam. Daarbij komt dat zij op haar op consumenten gerichte website heeft vermeld “Bied & Geniet op vakantieveiling.nl”. Die term is zodanig dubbelzinnig dat voor het relevante publiek daaruit niet valt op te maken of nu de gehele term, het eerste deel ervan of het tweede deel ervan een handelsnaam is. Nu ook op de website het tweede deel tweekleurig was afgedrukt mag aangenomen worden dat het relevante publiek dat deel als de handelsnaam van Bied & Geniet herkende. (…)
Inburgering merk: 2.11 (…) Weliswaar mag het BBIE bij het toetsen van de geldigheid van een depot alleen de mate van inburgering meewegen tot aan het moment waarop het merk is gedeponeerd, maar de bodemrechter die moet oordelen over het inroepen van de nietigheid van een merk, kan op grond van artikel 2.28 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) oordelen dat een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Alle door Emesa ter onderbouwing van de inburgering van het merk in het geding gebrachte bescheiden, dienen derhalve door het hof in zijn oordeel te worden betrokken.
2.12 (…) Aannemelijk is dat de geografische spreiding van de inburgering van het merk niet het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux betreft, doch het hof acht dit een beperking die een uitvloeisel is van de keuze van het teken dat zich, door het onderdeel .nl daarvan en de gelijkluidende domeinnaam, van nature op de Nederlandse consumentenmarkt richt. Deze geografische beperking is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het merk onvoldoende is ingeburgerd om onderscheidend vermogen te kunnen hebben.
2.13 Op grond van het onder 2.8 tot en met 2.12 overwogene acht het hof vooralsnog aannemelijk dat “vakantieveilingen.nl” een rechtsgeldig Benelux-woordmerk van Emesa is. Op vergelijkbare wijze als onder 2.7 ten aanzien van de handelsnaam van Emesa overwogen Bied & Geniet gebruikt naar het oordeel van het hof haar domeinnaam tevens als teken ter onderscheiding van waren maakt Bied & Geniet inbreuk op dat merk. Ook het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.10) dat Bied & Geniet inbreuk maakt op de merkenrechten van Emesa en daarom het gebruik van het teken “vakantieveiling.nl” dient te staken, is dus juist.
Lees het arrest hier.
