(m) Aanvraag te kwader trouw

Print this page

weegschaal.png

 

Aanvraag te kwader trouw. Artikel 4(2) Merkenrichtlijn 2015 bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Deze nietigheidsgrond is dwingendrechtelijk. Daarnaast kan een lidstaat er ook in voorzien dat een dergelijk merk niet wordt ingeschreven, maar deze laatste mogelijkheid is facultatief. Nieuw is dat een depot te kwader trouw nu geen facultatieve nietigheidsgrond meer is, anders dan voorheen onder artikel 3(2)(d) en artikel 4(4)(g)  van de richtlijn.

Benelux recht. Het Benelux recht kent het depot te kwader trouw als nietigheidsgrond in artikel 2.4(f) BVIE, maar niet als weigeringsgrond voor het Benelux Bureau. Dit regiem is in overeenstemming met artikel 4(2) Merkenrichtlijn 2015. Dus Artikel 2.28(3) BVIE voorziet er wel in dat iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen op voorwaarde dat de derde, tegenover wie het depot te kwader trouw is, aan het geding deelneemt. Voorwaarde is dan wel dat nietigheid wordt ingeroepen binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum (artikel 2.28(3)(b) BVIE).

Uniemerk. Voor het Uniemerk kent artikel 52(1)(b) UMeV al de mogelijkheid om een Uniemerk nietig te verklaren wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw is. Dat dient te gebeuren door het instellen van een vordering bij het Bureau of bij wege van reconventionele vordering in een inbreukprocedure.

Doel. Wanneer merkrechten worden toegekend aan degene die een merk als eerste aanvraagt, is de kans reëel dat een eerdere gebruiker van het merk zich geconfronteerd ziet met nadien verworven merkrechten van een derde. Daarbij zal ook sprake kunnen zijn van ‘misbruik van het recht’ indien die derde vervolgens het gebruik van de oudere gebruiker zou kunnen verbieden op grond van zijn later verworven merkrechten. Het is om die reden dat het merkenrecht voorziet in de mogelijkheid om op te treden tegen een “te kwader trouw” ingediende merkaanvrage.

Absolute nietigheidgrond. De richtlijn schaart het depot te kwader trouw onder de absolute nietigheidsgronden. Die plaatsing lijkt vreemd, aangezien kwade trouw toch vooral ziet op het benadelen van gerechtvaardigde belangen van een of meer derden. Aangezien die derden niet gehouden zijn bezwaar te maken en er ook voor kunnen kiezen alsnog in te stemmen met de te kwade trouw ingediende aanvrage, lijkt het dat hier toch eigenlijk van een relatieve weigeringsgrond gesproken moet worden. Voor een op zichzelf staand door eenieder te handhaven algemeen belang dat merken niet te kwader trouw worden aangevraagd lijkt niet direct een grond te bestaan.

Kwade trouw. Het begrip kwade trouw wordt niet nader gedefinieerd in de Merkenrichtlijn 2015 of de Uniemerkenverordening. Het begrip is door het Hof van Justitie nader ingevuld in zijn arrest van 11 juni 2009 in Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth (IEPT20090611) in antwoord op vragen van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof over de uitleg van artikel 52(1)(b) UMeV  (destijds nog artikel 51(1)(b)). Het Hof stelde voorop dat rekening moet worden gehouden “met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk”. Daarbij zijn echter de volgende factoren vooral van belang. Allereerst of de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd. Ten tweede of de aanvrager het oogmerk had om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten. Ten derde is van belang wat de omvang van de rechtsbescherming is die het aangevraagde merk en het door de derde gebruikte teken genieten.

Lindt. In Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth (IEPT20090611) maakte Lindt & Sprungli op grond van een in 2000 ingeschreven Uniemerk voor de “Lindt Goldhase” bezwaar tegen het gebruik van een door de firma Franz Hauswirth sinds 1962 op de markt gebrachte chocoladehaas. Volgens de verwijzende rechter bestond er gevaar voor verwarring tussen de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte chocoladehaas en de haas die door Lindt & Sprüngli onder het betrokken driedimensionale merk wordt gefabriceerd en verkocht. Een met deze driedimensionale merkinschrijving van Lindt overeenstemmende merkinschrijving is vervolgens onderwerp geworden van een nietigheidsactie, waarin dat merk werd nietig verklaard door het BHIM wegens gebrek aan onderscheidend vermogen omdat het niet op significante wijze afweek van wat gebruikelijk is (HvJEU, 24 mei 2012, Lindt v BHIM, IEPT20120524).
Malaysia Dairy. In zijn arrest van 27 juni 2013 (IEPT20130627) gaf het Hof aan het begrip “kwade trouw” van artikel 3(2)(d) Merkenrichtlijn een eenvormig uit te leggen Unierechtelijk begrip is en inhoudelijk gelijk is aan artikel 52(1)(b) UMeV. Tevens overwoog het Hof dat de enkele wetenschap dat een derde in het buitenland een verwarringwekkend merk gebruikt niet voldoende is om kwade trouw aan te nemen. De zaak betrof een door Yakult ingestelde oppositie tegen een Deense merkregistratie door Malaysia Dairy van een driedimensionale vorm van een plastic fles, die overeenstemde met de fles van Yakult.
Kwade trouw in BVIE. In artikel 2.4(f)(2) BVIE wordt – in tegenstelling tot de Merkenrichtlijn of de gemeenschapsverordening – wel een tweetal voorbeelden van een depot “te kwader trouw” gegeven: “1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; 2°.  het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;
Oogmerk aanvrager. Opmerkelijk is dat in deze voorbeelden van het BVIE het oogmerk van de aanvrager niet als beslissende factor genoemd wordt, terwijl dat door het Hof van Justitie wel als een van de drie met name in overweging te nemen factoren wordt gezien. Aangenomen dient dan ook te worden dat dit ook naar Benelux recht een vereiste dient te zijn (Tsoutsanis, IER 2010, 11).
Voor-voorgebruik. De vraag rijst hoe geoordeeld moet worden indien een derde weliswaar gebruikte op het moment van het indienen van een merkaanvrage, maar die aanvrager zich op zijn beurt kan beroepen op ouder gebruik dan dat van de voorgebruiker. Het Benelux Gerechtshof oordeelde in zijn Taco-ijs-arrest van 25 juni 2004 dat in een dergelijke geval het oudste gebruik van de voor-voorgebruiker  prevaleert  (IEPT20040625). Het is echter de vraag of deze uitleg van het begrip “kwade trouw” in overeenstemming is met de richtlijn en de uitleg van het Hof in Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth (IEPT20090611).
Soortgelijke waren of diensten? Artikel 3(2)(d) Merkenrichtlijn en artikel 52(1)(b) UMeV spreken in zijn algemeenheid over een ‘depot te kwader trouw’ zonder daarbij te bepalen dat sprake moet zijn van eerder gebruik voor soortgelijke waren of diensten. In artikel 2.4(f)(2) BVIE worden bij wege van voorbeeld wel twee situaties genoemd dat voorgebruik voor soortgelijke waren of diensten.
In het Porsche-arrest leidde het Hof Den Haag daaruit af (IEPT20131126) dat van kwade trouw alleen sprake kan zijn indien het depot ziet op waren of diensten die soortgelijk aan die waarvoor de merkhouder het merk gebruikte. Of dat inderdaad het geval is, lijkt echter geen uitgemaakte zaak. Zie daarover: Tsoutsanis, diss., 2005, nr. 136; Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, 2008, nr . 6.2.11; Kort Begrip, 2018, nr. 417; Folmer, T&C IE, 2016, artikel 2.4 BVIE, aant. 7).

Termijn. Artikel 2.28(3)(b) BVIE bepaalt dat de nietigheid van een depot te kwader trouw moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Die termijn geldt echter niet voor een depot te kwader trouw van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (artikel 2.4 (e) BVIE). Voor het Uniemerk kent de verordening niet een dergelijke termijn.

Unieverdrag. Artikel 2.28(3)(b) BVIE voorziet in deze uitzondering op de termijn van vijf jaar voor het inroepen van een depot te kwader trouw ter zake van algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, omdat artikel 6bis(3) bepaalt dat er geen termijn zal “worden vastgesteld om de doorhaling of het verbod van gebruik te vorderen van die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven of worden gebruikt”.
Verdragsconformiteit vijfjaarstermijn? Omdat artikel 6bis onder (1) en (2) betrekking heeft op algemeen bekende merken in een Unieverdragsland, wordt aangenomen dat artikel 6bis(3) evenzeer enkel betrekking zou hebben op algemeen bekende merken. De tekst van artikel 6bis(3) spreekt echter niet over algemeen bekende merken en verwijst ook niet naar de eerste twee leden van dat artikel. Artikel 6bis(3) spreekt enkel over “die merken, welke te kwader trouw zijn ingeschreven” (“marks registered or used in bad faith”). De tekst van artikel 6bis(3) van het Unieverdrag lijkt dan ook aan te geven dat het hanteren van een vervaltermijn voor het doorhalen van een merkinschrijving op grond van kwade trouw ook bij niet algemeen bekende merken niet is toegestaan. In dat geval is dit Benelux regiem in strijd met het Unieverdrag. Een dergelijke termijn is ook niet voorzien in de Merkenrichtlijn en wordt evenmin gehanteerd in de Uniemerkenverordening. Het niet hanteren van verjaringstermijnen bij depots te kwader trouw is in andere lidstaten kennelijk ook gebruikelijk (Tsoutsanis, diss., 2005, nrs. 575-577). In de literatuur wordt overigens aangenomen dat artikel 6bis(3) Unieverdrag alleen van toepassing zou zijn op de algemeen bekende merken van artikel 6bis(1), maar dat standpunt lijkt mij voor discussie vatbaar (Tsoutsanis, diss., 2005, nrs. 575-577; Kort Begrip, 2018, nr. 417; Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen, 2008, p. 503).