7.12 - Duur en verval merkenrecht

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

weegschaal.png

 

Geen vaste duur. Anders dan andere IE-rechten – zoals het auteursrecht, naburige rechten of het octrooirecht – kent het merkenrecht niet een vooraf vastgestelde maximum duur. Dat is een internationaal erkend merkenrechtelijk beginsel dat gecodificeerd is in artikel 18 TRIPs, waarin wordt bepaald dat de inschrijving van een handelsmerk onbeperkt verlengbaar is.

Verlenging inschrijving. In aanmerking nemende dat inschrijving een constitutief vereiste is voor het ontstaan van een merkenrecht (artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015), is het voor de hand liggend dat verlenging van de inschrijving tevens een voorwaarde is voor het voortbestaan van een merkenrecht. Artikel 18 TRIPs leert dat zowel de eerste inschrijving van een merk als iedere verlenging daarvan voor een termijn van ten minste zeven jaar dient te gelden. Op grond van artikel 2.9 BVIE en artikel 46 UMeV gelden voor Benelux en Uniemerken steeds termijnen van 10 jaar. Die termijn wordt ook gehanteerd in artikel 6 van het Protocol van Madrid en artikel 6 en artikel 7 van de Overeenkomst van Madrid kennen een termijn van 20 jaar.  

Doorhaling of afstand inschrijving. De omstandigheid dat een merkinschrijving  een constitutief vereiste is voor een merkrecht brengt ook met zich dat bij tussentijdse doorhaling of afstand van de inschrijving het merkenrecht evenzeer komt te vervallen. In die mogelijkheid wordt voorzien door artikel 2.26 BVIE en artikel 50 UMeV, evenals in artikel 6 en artikel 8bis van de Overeenkomst van Madrid en artikel 6 en artikel 9bis van het Protocol van Madrid.

Inroepen anciënniteit ouder nationaal merk voor Uniemerk. De Uniemerkverordening voorziet in de mogelijkheid om voor een Uniemerk een beroep te doen op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor de lidstaat c.q. de Benelux waar dit oudere merk is ingeschreven. Dat beroep kan gedaan worden in de aanvrage of na de inschrijving (artikel 39 UMeV en artikel 40 UMeV). Het gevolg van het inroepen van die anciënniteit van het oudere nationale merk voor een Uniemerk is dat de Uniemerkhouder die oudere rechten voor die lidstaat blijft genieten, ook wanneer hij afstand doet van de oudere nationale inschrijving of deze laat vervallen (artikel 39(3) UMeV). Indien voor dat oudere nationale merk echter nietigheid of vervallenverklaring kan worden ingeroepen blijft het mogelijk om achteraf, nadat afstand is gedaan van de oudere nationale merkinschrijving of deze is vervallen, die nietigheid of vervallenverklaring alsnog in te roepen, zodat de oudere nationale merkrechten niet langer genoten kunnen worden (artikel 6 Merkenrichtlijn 2015; artikel 14 Merkenrichtlijn 2008 en het per 1 maart 2019 ingevoerde artikel 2.30octies BVIE).

Peek & Cloppenburg. In het Peek & Cloppenburg-arrest van 19 april 2018 (IEPT20180419) gaat het Hof van Justitie in op de vraag welk tijdstip relevant is voor het onderzoek of is voldaan aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring van het oudere nationale merk. Het Hof leert dat het moment waarop afstand wordt gedaan van het oudere nationale merk of het moment waarop dit vervalt beslissend is voor de vraag of dit oudere merk nietig of vervallen verklaard kon worden  en dat niet tevens de eis gesteld kan worden dat ook nog aan die voorwaarden wordt voldaan op het moment dat op de nietigheidsvordering of vervallenverklaring wordt beslist. Dat brengt met zich dat indien het oudere nationale merk vervallen verklaard kan worden wegens niet normaal gebruik, die vervallenverklaring niet ‘geheeld’ kan worden door het merk alsnog weer normaal te gaan gebruiken (zie daarover onder 7.12.1).

Gebruiksvereiste. Artikel 19 TRIPs leert vervolgens dat het mogelijk is om voor de handhaving van een merkinschrijving als eis te stellen dat het merk wordt gebruikt. Het artikel geeft daarbij aan dat indien een gebruikseis wordt gesteld de inschrijving pas mag worden doorgehaald na een ononderbroken tijdvak van niet-gebruik van tenminste drie jaar. Artikel 16(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10) leert dat deze termijn voor de Europese Unie vijf jaar bedraagt.  

Verval. Een ingeschreven merk kan vervallen verklaard worden. De gronden daarvoor zijn (i) niet normaal gebruik gedurende vijf jaar, (ii) verwording tot gebruikelijke benaming voor de ingeschreven waren of diensten, of (iii) misleidende gebruik. Dat leert artikel 19 en artikel 20 Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 12) en dat is in het verlengde daarvan gecodificeerd in artikel 2.27 BVIE (per 1 maart 2019, voorheen artikel 2.26(2) BVIE) en artikel 58 UMeV 2017.

Verval internationale inschrijving in het land van oorsprong. Een internationale inschrijving van een merk onder de Overeenkomst van Madrid of het Madrid Protocol is gebaseerd op een eerdere nationale merkinschrijving in een Madrid-land. Artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid en artikel 6 van het Protocol leren dat de internationale inschrijving gedurende de eerste vijf jaar afhankelijk is van het voortbestaan van de basisinschrijving in het land van oorsprong. Indien die basisinschrijving komt te vervallen op grond van een voor het verstrijken van die vijfjaarstermijn ingestelde vordering, brengt dat met zich dat ook de internationale inschrijving komt te vervallen en dus ook een daarop gebaseerd Benelux merkenrecht (artikel 2.26(b) BVIE). Voor een internationale inschrijving onder het Madrid Protocol voorziet artikel 9quinquies er in dat de internationale inschrijving dan nog kan worden omgezet in een nationale of regionale aanvrage.

Vervallenverklaring. Verval van een merk treedt niet van rechtswege in, maar dient te worden uitgesproken. Artikel 19 en artikel 20 Merkenrichtlijn 2015 spreken in dit verband over de vervallenverklaring van een merk op de daar aangegeven vervalgronden. Sinds 1 maart 2019 is in artikel 2.28(4) BVIE te vinden dat iedere belanghebbende het verval van een merk kan inroepen. Vervallenverklaring kan sinds die datum zowel worden ingeroepen bij de rechter (artikel 2.28(4) BVIE) als bij het Benelux Bureau (artikel 2.30bis BVIE). Artikel 58 UMeV 2017 leert dat een Uniemerk vervallen kan worden verklaard (i) door het Bureau of (ii) door de rechter in geval van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure.


7.12.1 Verval wegens niet normaal gebruik

7.12.2 Verwording tot gebruikelijke aanduiding product of dienst

7.12.3 Verwording tot misleidend merk

 

7.12.4. Collectief of certificeringsmerk