7.4 - Merkrechthebbende

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen

weegschaal.png

 

Attributief stelsel. Het merkenrecht kent niet – zoals verschillende andere IE-rechten, zoals het auteursrecht, modelrecht of octrooirecht – de eis dat de deposant van het merk de ‘geestelijk vader’ van het merk dient te zijn. Evenmin stelt het merkenrecht de eis dat de deposant de eerste gebruiker van het onderscheidingsteken als merk is. Het merkenrecht kent een attributief stelsel, wat inhoudt dat de eerste inschrijving van een merk het merkenrecht doet ontstaan en de houder van die inschrijving merkrechthebbende is. Artikel 10(1) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 5(1)) leert ook dat de inschrijving van een merk de houder een uitsluitend recht geeft op dat merk.

Aanvraagdatum. In geval van conflicterende merkinschrijvingen is de datum van de aanvraag beslissend voor de vraag welke merkinschrijving prevaleert. Dat is de feitelijke indieningsdatum van de aanvraag, tenzij voor de aanvraag een beroep gedaan wordt op een zogeheten recht van voorrang.

Recht van voorrang. Artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs leert dat degene die in een Parijs-land een aanvraag voor een merk heeft ingediend gedurende een termijn van zes maanden in andere Parijs-landen een aanvraag kan indienen voor dat merk en daarbij de eerste datum als voorrangsdatum voor de latere aanvrage kan gebruiken. Die voorrangsdatum geldt dan als de aanvraagdatum voor de later ingediende buitenlandse aanvraag en in de tussenliggende periode eventueel ingediende nationale aanvragen worden aldus buiten spel gezet. Op grond van artikel 2(1) TRIPs zijn de TRIPs-landen evenzeer gehouden de voorrangsrechten van artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs te erkennen.

Afwezigheid kwade trouw. Een systeem dat een recht toekent aan de eerste die een aanvraag tot een inschrijving als merk (depot) indient, leent zich naar zijn aard voor misbruik. Het is tegen die achtergrond dat het merkenrecht een negatieve materiële eis aan de originaire merkenrechthebbende stelt. De aanvrager mag ten tijde van de aanvraag niet te kwader trouw zijn op straffe van nietigheid van de inschrijving (zie hiervoor onder 7.10(m)).

Uniemerk. Een recht op een Uniemerk wordt verkregen door de inschrijving van het Uniemerk (artikel 6 UMeV 2017). Voor inschrijving is een aanvrage om een Uniemerk vereist, die alleen kan worden ingediend bij het Bureau (EUIPO) (artikel 30 UMeV 2017). De houder van het Uniemerk komt vervolgens de exploitatierechten van artikel 9 UMeV 2017 toe.

Benelux merk. Artikel 2.2 BVIE bepaalt dat het uitsluitend recht op een Benelux merk evenzeer wordt verkregen door inschrijving. Het artikel leert tevens dat die inschrijving gebaseerd kan zijn op (a) een aanvraag bij het Benelux Bureau, dan wel (b) een internationale aanvraag. Een Benelux aanvraag is een conform artikel 2.5 BVIE ingediende aanvraag. Een internationale aanvraag is een bij het Internationaal Bureau van de WIPO ingediende aanvraag onder de Overeenkomst van Madrid of het Protocol van Madrid waarbij verzocht is de bescherming uit te strekken tot de Benelux (artikel 2.10 BVIE).

 

7.4.1. Overdracht

 

Overdraagbaarheid. Ingeschreven Benelux en Uniemerken zijn overdraagbaar op grond van respectievelijk artikel 2.31(1) BVIE en  artikel 20(1) UMeV 2017. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste voor overdraagbaarheid van artikel 3:83(3) BW, inhoudende dat bij wet bepaald dient te worden dat deze rechten overdraagbaar zijn.

IE Goederenrecht. Voor andere aan het merkenrecht te ontlenen rechten, zoals rechten op merkaanvragen, internationale inschrijvingen en voorrangsrechten is de overdraagbaarheid niet direct een gegeven. Zie daarover nader Van Engelen, IE Goederenrecht, nr. 5.2.5(h).

Overdracht. Artikel 2.31(1)(a) BVIE en artikel 20(3) UMeV 2017 leren dat overdracht van een merk bij akte dient te geschieden. Artikel 2.31(1)(b) BVIE bepaalt expliciet dat de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux gebied betrekking heeft nietig is. Aangenomen dient te worden dat dit voor het Uniemerk niet anders ligt. Artikel 20(2) UMeV bepaalt dat in geval van een overdracht van een onderneming in haar geheel ook het Uniemerk overgaat, tenzij anders is overeengekomen (wat ook uit de omstandigheden kan blijken). Het Benelux recht kent een dergelijke bepaling sinds de invoering per 1 maart 2019 van het nieuwe artikel 2.31(3) BVIE. De overdracht kan in beginsel slechts aan derden worden tegengeworpen na inschrijving in het register (artikel 2.33 BVIE en artikel 20(11) UMeV 2017).

IE Goederenrecht. Zie verder Van Engelen, IE Goederenrecht, nr. 6.8.3(g) voor een gedetailleerde uitwerking van de aan overdracht van merken verbonden kwesties.