MERKENRECHT
Gebruik ‘voor waren’
Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren
Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik "voor [...] waren of diensten" als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.
Aanbrengen handelsnaam of statutaire naam op waren is gebruik voor waren
Daarentegen is sprake van gebruik "voor [...] waren" in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20)."
Ook zonder aanbrengen sprake van gebruik voor waren indien door gebruik een verband ontstaat met de waren of diensten
Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik "voor [...] waren of diensten" in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.
Wezenlijke functie merk
de wezenlijke functie van het merk is de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen c.q. herkomstaanduiding
Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56-59). In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken "Céline" door Céline SARL afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CELINE, met name aan de wezenlijke functie ervan
Gebruik handelsnaam of statutaire naam
Aan verbod wegens merkinbreuk door gebruik handelsnaam of statutaire naam voor waren kan slechts in de weg staan dat gebruik conform eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is
Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
Mate waarin sprake is van indirecte verwarring
(...) Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn.
Mate van bekendheid merk
Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 83).
