MERKENRECHT
Strijd met Beschermde Oorsprongsbenaming (“BOB”)
Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermde Ooorsprongsbenaming Grana Padano
Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB "grana padano” in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 2081/92. Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming "grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB "grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van verordening nr. 2081/92. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
Beschermde Oorspongsbenaming en soortnaam
Indien BOB gedeeltelijk uit een soortnaam bestaat mag een merk die soortnaam bevatten
Verder mogen beschermde benamingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, van verordening nr. 2081/92 geen soortnamen worden en impliceert het feit dat niet in de vorm van een voetnoot in verordening nr. 1107/96 wordt verklaard dat voor de term "grana” geen registratie wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs dat elk van de delen van de benaming "grana padano” is beschermd (zie, in die zin, arrest Chiciak en Fol, reeds aangehaald, punt 39) (...). Wanneer de BOB bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een ingeschreven merk derhalve worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 en moet de op de BOB gebaseerde vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.
Kamer van beroep BHIM bevoegd dit te onderzoeken
Dienaangaande moet eerst worden vastgesteld dat de kamer van beroep bevoegd was om dit soort onderzoek te verrichten en eventueel bescherming te weigeren aan het deel van een BOB dat een soortnaam is. Aangezien het niet erom gaat, een BOB als zodanig nietig te verklaren, mag de kamer van beroep immers nagaan of de betrokken term daadwerkelijk de soortnaam van een landbouwproduct of een levensmiddel is, gelet op het feit dat artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 de bescherming uitsluit van soortnamen die deel uitmaken van een BOB.
Kamer van beroep is voorbijgegaan aan de criteria die in de communautaire rechtspraak met betrekking tot de BOB zijn ontwikkeld en die in artikel 3 van verordening nr. 2081/92 worden vermeld.
Zij heeft immers geen enkel van de elementen in aanmerking genomen die het volgens de in de punten 65 tot en met 67 supra aangehaalde rechtspraak mogelijk maken, het vereiste onderzoek te verrichten of een benaming of een van de elementen ervan eventueel een soortnaam is, zij heeft geenszins beroep gedaan op bij de consumenten verrichte opinieonderzoeken of op het advies van gekwalificeerde deskundigen ter zake, evenmin heeft zij informatie gevraagd aan de lidstaten of aan de Commissie, die zelf de vraag had kunnen voorleggen aan bovengenoemd wetenschappelijk comité, terwijl zij daartoe de mogelijkheid had krachtens artikel 74, lid 1, eerste zinsdeel, en artikel 76 van verordening nr. 40/94, zoals het BHIM terecht opmerkt. De bewijselementen waarop de bestreden beslissing berust, bestaan enkel in uittreksels uit woordenboeken en internetopzoekingen die de kamer van beroep ambtshalve heeft verricht.
Grana is geen soortnaam
In Italiaanse wetgeving is Padano aan Grana toegevoegd om verschillende granas te kunnen duiden maar geeft niet aan dat grana een soortnaam is
Het feit dat de Italiaanse wetgeving van 1938 spreekt over verschillende granas (parmigiano-reggiano, lodi-giano, emiliano, lombardo en veneto) die alle in het gebied van de Po-vlakte worden geproduceerd, zonder evenwel te spreken over grana padano, alsmede het feit dat bij latere wetgeving de benaming "grana padano” werd ingevoerd waarbij werd afgezien van de oudere benamingen, wijzen erop dat grana een kaas is die traditioneel in talrijke gebieden van de Po-vlakte werd geproduceerd en om deze reden op een bepaald ogenblik door de Italiaanse wetgever is aangeduid met de term "padano” teneinde het regelgevend kader te vereenvoudigen en de verschillende oudere benamingen die alle uit de Padaanse vallei afkomstig zijn, te vatten in één enkele benaming. De kwalificatie "padano” werd dus niet ingevoerd om de draagwijdte van de BOB tot bepaalde granas te beperken, maar om deze granas samen te voegen met het oog op hetzelfde hoge beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd verleend door de Italiaanse wetgeving, en vervolgens door verordening nr. 2081/92. Uit de evolutie van de Italiaanse regelgeving blijkt dus dat de benaming "grana” geen soortnaam is.
