AUTEURSRECHT
Elwood oorspronkelijk werk
Eerder oordeel Rechtbank en Hof Amsterdam overgenomen
G-Star heeft zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming van de Elwood. In eerdere uitspraken van de bodemrechter (G-Star/Benetton, rechtbank Amsterdam 6 maart 2002 en gerechtshof Amsterdam 25 november 2004, G-Star/Poelman Beheer, rechtbank Amsterdam 3 maart 2004) is reeds geoordeeld dat de Elwood als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden aangemerkt. Dit oordeel zal worden overgenomen en dient in dit geschil als uitgangspunt te gelden. Dat tegen het hiergenoemde arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad maakt dit niet anders aangezien uit het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 (in de zaak G-Star/Benetton) volgt dat het door Benetton ingestelde cassatiemiddel dat zich richt tegen het oordeel van het Gerechtshof dat de Elwood auteursrechtelijke bescherming geniet, faalt.
Geen verwatering
Situatie ten tijde van het maken van het werk van belang; niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden bestempeld
Voorshands moet er in dit geding tevens van worden uitgegaan dat het auteursrecht van G-Star op de Elwood niet is ‘verwaterd’ of is verworden tot een onbeschermde stijl. Het gerechtshof Amsterdam heeft in zijn arrest van 25 november 2004 reeds aangenomen dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op het ontwerp. Ook het eigen gebruik door G-Star van bepaalde vormgevingselementen in andere broeken dan de Elwood, kan voorshands niet leiden tot de conclusie dat van ‘(zelf)verwatering’ sprake zou zijn. Bij de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden gekeken naar de situatie ten tijde van het maken van het werk en naar het werk in zijn totaliteit, waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden bestempeld
Inbreuk auteursrecht?
Fishbone inbreukmakend
Totaalindrukken Fishbone en Elwood broeken te weinig verschillend, nu in de Fishbone de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen.
Smog kniebroek niet-inbreukmakend
Voor de Smog kniebroek ligt dit anders.
Anders dan G-Star heeft gesteld is het verschil in lengte wel degelijk van belang bij het beoordelen van de totaalindruk van beide broeken. Verder zijn er van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood slechts twee terug te vinden in de Smog, te weten het horizontaal lopende stiksel in de knieholte en de kniestukken, terwijl die twee elementen ook niet geheel identiek zijn.
MERKENRECHT
Geldigheid vormmerk
Betekenis arrest HvJEG vereist nader onderzoek, waarvoor kort geding zich niet leent; vooralsnog uitgegaan van geldigheid vormmerken
Partijen verschillen thans van mening over de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie in deze zaak. Zij twisten met name over de vraag of als gevolg van dit arrest het oordeel van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 dat de vormmerken van G-Star niet nietig worden verklaard in stand zal blijven. In dit geding is niet zonder nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, vast te stellen of de aard van de Elwood zodanig is dat uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Het arrest van het Hof van Justitie geeft daarop geen antwoord. Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de marktwaarde van de Elwood nu precies bepaald wordt. Vooralsnog dient dan ook te worden uitgegaan van de geldigheid van de desbetreffende vormmerken, zoals door het gerechtshof Amsterdam vastgesteld.
Inbreuk merkenrecht
Fishbone inbreukmakend
De beide broeken geven eenzelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat het aan de Fishbone dezelfde herkomst toedicht als aan de Elwood. Er is derhalve sprake van direct en indirect verwarringsgevaar. Met de Fishbone maken gedaagden derhalve merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Smog kniebroek niet-inbreukmakend
Om redenen zoals uiteengezet onder 4.8. wordt voorshands geoordeeld dat van merkinbreuk geen sprake is
SAMENLOOP
Samenloop auteurs- en merkenrecht
belang aanwezig omdat het auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood, terwijl de merkenrechten slechts zien op bescherming van het kniestuk en van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood
Voorts wordt, mede gezien de hiervoor genoemde arresten van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 (r.o. 4.33) en van de Hoge Raad van 8 september 2006 (r.o. 3.11), geoordeeld dat G-Star zich in dit geding tegelijkertijd kan beroepen op zowel haar merkenrechten als haar auteursrechten. Hiervoor is vereist dat de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming. Dit belang is alleen al aanwezig omdat het auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood, terwijl de merkenrechten slechts zien op bescherming van het kniestuk en van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Het verweer van gedaagden dat samenloop in dit geval niet mogelijk is, gaat dan ook niet op.
De door G-Star ingestelde vorderingen kunnen ten aanzien van de Fishbone op grond van het auteursrecht worden toegewezen. Nu deze veroordelingen slechts gelden voor het rechtsgebied Nederland, zal ook de merkenrechtelijke positie moeten worden beoordeeld aangezien op die basis uitgesproken veroordelingen zien op het gehele Beneluxgebied.
PROCESRECHT
Rectificatie toegewezen
Gedaagden zullen tevens worden veroordeeld, zoals gevorderd onder 4 van het petitum van de dagvaarding, een brief te sturen naar bedrijfsmatige afnemers van de Fishbone.
Gedaagden zullen niet worden veroordeeld in die brief de laatste zin (“Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan”) op te nemen. Het staat hun – indien zij dit wensen – wel vrij deze zin toe te voegen.
Geen voorschot schadevergoeding
Onvoldoende aannemelijk dat vordering in bodemprocedure zal worden toegewezen
Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van die bodemprocedure afwacht. G-Star heeft een bedrag van EUR 25.000 als voorschot op de schadevergoeding gevorderd. Gedaagden hebben deze vordering betwist, door aan te voeren dat slechts een gering aantal van de desbetreffende broeken is verkocht. Derhalve kan in dit geding, ook niet bij benadering, de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld en voldoet de vordering niet aan het hiervoor aangehaalde criterium.
