IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

Print this page 26-11-2007
IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

MERKENRECHT


 


Nietigheid woordmerken



  • Overgangsrecht

Nietigheid merken te beoordelen naar wettekst ten tijde van depot voor 1 januari 1996 – geen rechtstreekse werking richtlijn
De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89!1 04 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten hierna : de Richtlijn - had moeten zijn geimplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246. Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang , overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.



  • Flower Remedies soortnaam/uitsluitend beschrijvend

de aanduidingen THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES zijn beschrijvend/soortnamen zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen.
Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid met de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES. (...).Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/ inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten. Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJ EG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen.



  • Inburgering?

Flower Remedies toegelaten tot bewijs inburgering – beschrijvende aanduiding kan door inburgering onderscheidend vermogen krijgen
Flower Remedies heeft voorts (met name in de toelichting op grieven 1 en 6) aangevoerd dat haar merken zijn ingeburgerd (als bedoeld in artikel 14ter BMW (1996) , thans artikel 2.28 lid 2 BVJE). Anders dan Healing Herbs lijkt te stellen (op pagina 6 en 7 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep) kan ook een merk dat slechts beschrijvende aanduidingen bevat door inburgering onderscheidend vermogen krijgen. In het Postkantoor-arrest wijst het HvJEG daar in ro. 55 ook op. In dit geval is daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof wel nodig dat de in het geding zijnde consument een onderscheid maakt tussen de aanduiding "(bloesem- of bloemen)remedie vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en de onderhavige merken. Flower Remedies biedt aan de gestelde inburgering te bewijzen door onder meer marktonderzoeken en getuigenverhoren. Het hof zal Flower Remedies toelaten tot het bewijs van deze stelling en de zaak naar de rol verwijzen ten einde bewijs over te leggen en/of concreet aan te geven op welke wijze zij dit bewijs (verder) wenst te leveren.


 


Onderscheidende beeldmerken



  • Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de in de merken voorkomende woorden op zich zelf beschrijvend zijn, niet voldoende is om aan te nemen dat de beeldmerken elk onderscheidend vermogen missen.

Dat de merken woordelementen bevatten die niet onderscheidend zijn - en die derden mogen gebruiken -, heeft uiteraard wel invloed op de beschermingsomvang. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dienen alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen (vergelijk GvEA EG 5 december 2002 (T-91/01) inzake BioID). Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft. Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in beeldmerk d. Deze merken zijn dan ook niet nietig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.



  • mogelijkheid van verwording tot gebruikelijke benaming geldt in beginsel slechts voor woordmerken.

 


Geen misleidende merken
onvoldoende onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product
Voorts heeft Healing Herbs nog aangevoerd dat de beeldmerken nietig zijn wegens misleiding. Voor merk e. zou dat het geval zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de echte handtekening van dr. Bach wordt weergegeven en het gebruik van een (pseudo) handtekening bovendien de indruk zou wekken dat dr. Bach de van dit merk voorziene producten ondersteunt. Merk d zou misleidend zijn omdat door de daarin voorkomende woorden "Est. 1936" ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de onderneming die dit merk gebruikt in1936 is opgericht. Een belangrijk aspect van de misleiding is volgens Healing Herbs dat Flower Remedies de misleidende elementen gebruikt om de onjuiste indruk te wekken dat zijzelf en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach en dat haar producten daardoor beter en effectiever zijn. Het hof is van oordeel dat Healing Herbs , mede gelet op de betwisting door Flower Remedies onvoldoende heeft onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product.


 


 


IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs