MERKENRECHT
Geen eerdere overdracht Cannalyse aan Glas
Geen geldige eerdere overdracht bij gebreke van akte
Glas verweert zich tegen het beroep van CANNA op het merk CANNALYSE met de stelling dat Canna door dit merk door Ten Berge aan haar te laten overdragen onrechtmatig handelt jegens Glas, in welk verband hij stelt dat Ten Berge de onderhavige merkrechten al aan hem had overgedragen. Desgevraagd heeft de raadsman van Glas tijdens het pleidooi in hoger beroep medegedeeld dat er geen akte van de gestelde overdracht aan Glas is opgemaakt. Nu in artikel 11A, lid 1, BMW/artikel 2.31, lid 2, sub a, BVIE is bepaald dat een overdracht die niet schriftelijk is vastgelegd nietig is, is er geen sprake vaneen rechtsgeldige overdracht van de onderhavige rechten aan Glas en was Ten Berge in beginsel bevoegd daarover te beschikken.
Geen overeenstemming over eerdere overdracht merk bij gebreke van overeenstemming over vergoeding
Voorzover Glas heeft beoogd te stellen dat Canna onrechtmatig heeft gehandeld omdat Ten Berge toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting om de merkrechten aan Glas over te dragen, merkt het hof op dat deze stelling op zichzelf nog niet de afwijzing van het inbreukverbod rechtvaardigt. Glas verbindt aan die stelling immers niet de gevolgtrekking dat de overdracht aan Canna niet rechtsgeldig zou zijn, terwijl hij evenmin (gemotiveerd) aangeeft waarom dit overigens aan een beroep door Canna op haar merkrechten in de weg zou staan. Desgevraagd heeft de raadsman van Glas tijdens het pleidooi in hoger beroep medegedeeld dat Glas tot op heden geen stappen heeft ondernomen om de overdracht aan Canna ongedaan te maken. Voorts heeft Glas niet betwist dat ten Berge (slechts) bereid was de onderhavige merkrechten tegeneen vergoeding aan hem, Glas, over te dragen. maar dat hij, Glas, niet bereid was een (enige, begrijpt het hof) vergoeding te betalen. In het licht daarvan gaat het hof er voorshands van uit dat tussen Ten Berge en Glas geen overeenstemming is bereikt over de overdracht van de merkrechten nu kennelijk geen overeenstemming over een vergoeding kon worden bereikt en dat Ten Berge dan ook niet tekortgeschoten is in een daaruit voortvloeiende (leverings)verplichting.
Rechthebbende en bedenker merk
Voor het antwoord op de vraag wie rechthebbende op merk is, is in beginsel niet van belang wie dat merk heeft bedacht
Tenslotte heeft Glas tijdens het pleidooi in hoger beroep gesteld dat hij zelf het woord CANNALYSE heeft bedacht. Canna heeft dit betwist. Nu voor het antwoord op de vraag wie rechthebbende met betrekking tot een merk is, in beginsel niet van belang is wie dat merk bedacht heeft en Glas ook aan deze stelling geen juridisch relevante gevolgtrekking verbindt, is deze stelling niet relevant voor de beoordeling van de inbreukvraag.
Inbreuk merkrecht Cannalyse
Het hof acht aannemelijk dat door het gebruik van het teken CANNALYSE door Glas inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub a, BVIE(artikel 13A, lid 1, sub a. BMW) wordt gemaakt op de rechten van Canna met betrekking tot haar merk CANNALYSE.
Het door Glas gebruikte teken CANNALYSE is immers gelijk aan het merk en wordt gebruikt voor een testkit waarmee de werkzame stoffen in cannabis kunnen worden geanalyseerd, derhalve waren waarvoor het merk is gedeponeerd. Glas heeft dat op zichzelf ook niet gemotiveerd betwist. Niet gesteld of aannemelijk is geworden is dat het merk CANNALYSE ieder onderscheidend vermogen mist. Het op die merkrechten van Canna gebaseerde inbreukverbod is derhalve toewijsbaar. Dat geldt in zoverre ook voor de vordering tot veroordeling tot het betalen van dwangsommen. Nu het hier gaat om een Beneluxmerk zal het inbreukverbod slechts gelden voor de Benelux.
PROCESRECHT
Geen spoedeisend belang nevenvorderingen
Canna heeft niet gesteld dat zij (specifiek) spoedeisend belang heeft bij toewijzing van die nevenvorderingen.
Naast een inbreukverbod en veroordeling tot betaling van dwangsommen en proceskosten, heeft Canna (onder 2 tot en met 9 en 11 van het petitum) negen nevenvorderingen ingesteld. Canna heeft niet gesteld dat zij (specifiek) spoedeisend belang heeft bij toewijzing van die nevenvorderingen. Reeds op grond hiervan komen deze vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking. Het bovenstaande geldt te meer voor de (onder 6 van het petitum vermelde) vordering tot betaling van winstafdracht, nu met betrekking tot een veroordeling tot betaling van een geldsom in kort geding terughoudendheid op zijn plaats is en verzwaarde motiveringseisen met betrekking tot spoedeisend belang gelden.
Geen bevel tot overdracht domeinnaam
Deze domeinnaam kan ook gebruikt worden op een manier dat daardoor geen inbreuk in de Benelux wordt gemaakt, zodat Glas bij het behoud daarvan belang kan hebben
Wat betreft het onder 8 gevorderde bevel tot overdracht van de domeinnaam www.cannalyse.com door Glas aan Canna merkt het hof op dat Glas door toewijzing van het inbreukverbod het teken Cannalyse en dus ook de domeinnaam, niet kan gebruiken in de Benelux. Het hof is voorshands van oordeel dat sprake is van gebruik in de Benelux indien het gebruik daarvan in het bijzonder (mede) op het publiek in de Benelux is gericht, respectievelijk op het Beneluxpubliek de indruk moet maken in het bijzonder daarvoor (mede) bestemd te zijn. Deze domeinnaam kan ook gebruikt worden op een manier dat daardoor geen inbreuk in de Benelux wordt gemaakt, zodat Glas bij het behoud daarvan belang kan hebben. In het licht daarvan is het hof voorshands van oordeel dat een afweging van de wederzijdse belangen leidt tot afwijzing van deze vordering.
