Onderscheidend vermogen
In beginsel geen onderscheidend vermogen drie-hoeksvorm voor chocolade
Op grond van vaste rechtspraak (HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke, en HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en 25/05 August Storck/OHIM) moet bekeken worden welke vormen gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten en geldt dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heen, (...). Het onderhavige driehoeksmerk heeft gelet op die veelzijdigheid van chocoladeverpakkingen (waaronder begrepen de driehoeksverpakkingen) niet zodanige kenmerken die in voldoende mate afwijken van wat de gemiddelde consument louter als een basale driehoeksvorm zal waarnemen. Een gelijkzijdige driehoek kan dus niet de functie van herkomstaanduiding vervullen. Verdere bijzondere omstandigheden die meebrengen dat een gelijkzijdige driehoek van huis uit voor chocolade(verpakkingen) onderscheidend vermogen heeft, zijn gesteld noch gebleken.
Geen inburgering driehoeksvorm als merk
Bewijslast rust op Kraft als merkhouder
Anders dan Kraft betoogt, is het niet aan Mars om te bewijzen dat het merk niet is ingeburgerd, maar rust de bewijslast dat het merk is ingeburgerd op Kraft, Weliswaar vordert Mars de vernietiging van het driehoeksmerk, maar die nietigheid is met de constatering dat het driehoeksmerk van huis uit onderscheidend vermogen mist, gegeven. Het is vervolgens Kraft die, met een beroep op artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn (hetgeen moet worden aangemerkt als een zelfstandig verweer), stelt dat zich hier de inburgeringsuitzondering voordoet, op grond waarvan het driehoeksmerk toch geldig is. Nu Kraft zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde inburgering, dient zij die inburgering te bewijzen. Het voorgaande volgt ook uit HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, IER 2006, 92 Europolis, waarin is overwogen: “(...) indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (...)”(onderstreping hof).
‘Mee-inburgeren driehoek als onderdeel van reepmerk of staafmerk niet aangenomen
Anders dan de rechtbank is het hof evenwel van oordeel dat de driehoek (de "Abschnitt" oftewel de Matterhornvorm als onderdeel van het reepmerk) niet geacht kan worden te zijn mee-ingeburgerd met het reepmerk van Kraft. (...). Het gedeponeerde teken komt naar het oordeel van het hof niet overeen met het onderdeel van het reepmerk waarvoor de rechtbank inburgering heeft aangenomen. Het driehoeksmerk is immers een platte doos in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, terwijl de "Abschnitt" (een van de reep afgebroken blokje) waarop het beroep op mee-inburgering is gestoeld, een piramidevorm heeft (loopt taps toe aan de bovenzijde) en aan de vierhoekzijde een verdikte rand heeft (Matterhorn model). (...). Daar komt bij dat het driehoeksmerk ziet op de verpakking van chocolade, terwijl de volgens de rechtbank ingeburgerde driehoeksvorm ziet op een deel van een chocoladereep. Van mee-inburgering van het driehoeksmerk met het staafmerk, is naar het oordeel van het hof evenmin sprake. Weliswaar heeft het staafmerk een driehoeksvorm, maar kenmerkend daarbij is de staafvorm, ofwel de lengte van de derde dimensie, terwijl het driehoeksmerk relatief plat is, met andere woorden een geringe derde dimensie heeft. (...).
Marktonderzoek voldoet niet aan hoge eisen: niet de situatie ten tijde van depot en niet de gewone winkelsituatie
Daar komt bij dat uit de door Kraft overgelegde marktonderzoeken niet worden afgeleid dat het driehoeksmerk met het staaf- en/of reepmerk is ingeburgerd. Aan marktonderzoeken worden hoge eisen gesteld, zie Philips/Remmington: (...). Marktonderzoeken zijn alleen relevant indien deze weergeven wat de perceptie van het publiek ten aanzien van het teken is ten tijde van het depot. (...). Ten slotte is van belang dat de ondervraagde consument bij een marktonderzoek geconfronteerd wordt met andere informatie dan in een normale "winkelsituatie", waardoor het belang van marktonderzoeken voor normale koopomstandigheden beperkt is, temeer nu het gaat om vormmerken en consumenten niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden uit de vorm van de verpakking. Derhalve is onvoldoende gebleken dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van de Benelux
Geen inbreuk op staaf- en reepmerken
Geen overeenstemming WAVE-verpakking met staaf- en reepmerken, mede gelet op vrijhoudingsbelang
Het hof verwerpt het beroep op inbreuk op de door Kraft gestelde gronden. Zoals hiervoor reeds overwogen, is de WAVE-verpakking niet identiek aan de merken van Kraft. Voorts is, anders dan Kraft betoogt, van overeenstemming evenmin sprake. Nu het gaat om een vormmerk, is de derde dimensie wel degelijk van belang; met name die dimensie wijkt voor wat betreft het staaf- en reepmerk in belangrijke mate af van de WAVE-verpakking, terwijl de "Abschnitt", zoals hiervoor reeds opgemerkt, afwijkt door zijn piramidevorm en verdikte rand (zie r.o. 12). Voorts is, mede gelet op de perceptie van het relevante publiek, niet onbelangrijk dat de WAVE-verpakking "liggend" wordt gepresenteerd en de merken van Kraft "staand". Zoals Mars terecht opmerkt, zou gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe strekken dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang en niet aansluit bij de vaste jurisprudentie waarin wordt geëist dat het merkdepot een nauwkeurig beeld geeft van wat beschermd wordt en niet slechts een indicatie. Nu de WAVE-verpakking niet gelijk is aan de merken van Kraft noch daarmee overeenstemt, strandt daarmee het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 1id 1 sub b GMV en l3A lid 1 sub e BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub e GMV.
