MERKENRECHT
Gelijkenis
Ter zake van de gebruikte varianten zoals "porta-cabin", "portokabin", "portocabin" en met de door Google aangeboden functie "brede zoekwoorden" gegenereerde termen, is de rechtbank met Portaka-bin c.s. van oordeel dat de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen
Uitputting
De stelling dat Primakabin geen wederverkoper is, vindt geen steun in de feiten. Primakabin verkoopt immers tweedehands PORTAKABIN-producten. Het betoog dat Primakabin geen beroep op uitputting kan doen omdat zij geen specialist is, vindt - voor zover feitelijk juist - geen steun in het recht.
De rechtbank is wel met Portakabin c.s. van oordeel dat Portakabin c.s. gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden "Nieuwe en gebruikte units" die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine.
Door een advertentie met die titel te koppelen aan de adwords heeft Primakabin met gebruikmaking van het merk van Portakabin c.s. niet alleen reclame gemaakt voor haar handel in gebruikte PORTAKABIN-producten, maar tevens voor haar handel in nieuwe en gebruikte cabines van concurrenten van Portakabin c.s., waaronder cabines van Primakabin zelf. Aldus trekt Primakabin met het merk van Portakabin c.s. aandacht voor producten die concurreren met de cabines van Portakabin c.s., terwijl Primakabin - blijkens onder meer de gewijzigde advertentie die zij momenteel hanteert - de titel van de advertentie eenvoudig had kunnen toespitsen op de PORTAKABIN-producten, waarvoor Primakabin, naar zij zelf stelt, de adwords uitsluitend wil gebruiken. Door het gebruik van de adwords in combinatie met een advertentie met die titel heeft Primakabin derhalve meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk van Portakabin c.s. getrokken dan nodig was om Primakabins tweedehands handel in Portakabin producten te verzekeren.
Vervanging merkstickers
Verwijderen merk is juist geen gebruik
De rechtbank verwerpt het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin inbreuk heeft gemaakt op het merk PORTAKABIN door dat merk van de cabines te verwijderen en op die cabines stickers met haar eigen merk te plakken. Ingevolge artikel 2.20 BVIE is de beschermingsomvang van het merkrecht beperkt tot gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde. De aan Primakabin verweten handelingen houden echter juist in dat Primakabin het merk PORTAKABIN niet gebruikt. Van een inbreuk op of aantasting van het merkrecht in de zin van het BVIE kan derhalve geen sprake zijn.
ONRECHTMATIGE DAAD
Vervanging merkstickers
Geen nodeloos verwarringsgevaar aannemelijk geworden
Volgens vaste rechtspraak staat het Primakabin in dat geval namelijk in beginsel vrij de tweedehands PORTAKABIN-producten te verhandelen op de wijze die zij verkiest, ook indien zij daarmee profiteert van het bedrijfsdebiet van Portakabin c.s. of nadeel toebrengt aan Portakabin c.s.. Dat is slechts anders indien op grond van bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie. In dit verband heeft Portakabin c.s. aangevoerd dat het vervangen van merkstickers leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, in die zin dat het publiek zou kunnen menen dat de tweedehands PORTAKABIN-cabines afkomstig zijn van Primakabin of een aan Primakabin gelieerde onderneming. Nog daargelaten dat (...) brengt, gelet op hetgeen hiervoor in 4.25 is overwogen, de enkele mogelijkheid van verwarring geen onrechtmatigheid mee, als niet tevens vast staat dat het verwarringsgevaar onnodig is. Dat wil zeggen dat Portakabin c.s. voldoende gemotiveerd moet stellen - en zonodig bewijzen dat Primakabin heeft nagelaten te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om verwarring te voorkomen.
IEPT20080109, Rb Den Haag, Portakabin v Primakabin
