MERKENRECHT
Gebruik van het merk
Winters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert. Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake. Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de waren aanbrengt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris) drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE. Het andersluidende verweer van Winters (en Smart Drinks) wordt verworpen.
Overeenstemming Red Bull – Pitbull en Bullfighter
Met betrekking tot de blikjes die (...)in verschillende vormgevingen de aanduiding Bullfighter of Pitbull bevatten is het hof voorshands van oordeel dat reeds de auditieve gelijkenis tussen deze tekens en het woordmerk Red Bull zodanig groot is, dat deze als overeenstemmend aangemerkt dienen te worden
Overeenstemming Red Bull – Live Wire
visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull is zodanig dat van overeenstemming gesproken kan worden
Wat betreft de verpakkingen met de aanduiding Live Wire is het hof voorshands van oordeel dat de visuele en begripsmatige gelijkenis tussen deze verpakkingen en de beeldmerken van Red Bull zodanig is te achten dat van overeenstemming gesproken kan worden. Daaraan doet niet af dat het rund dat op deze verpakkingen is afgebeeld anders is vormgegeven dan de stieren die voorkomen in de merkinschrijvingen van Red Bull. De afstand tussen beide is te gering, daar komt het wat deze verpakkingen betreft op neer.
Geen overeenstemming Red Bull – Long Horn
geen sprake van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden
Dat is niet het geval met de blikjes met de aanduiding Red Hom/Long Hom. Met betrekking tot deze blikjes kan wanneer deze worden vergeleken met de ingeschreven merken van Red Bull naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat sprake is van een zodanige auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis dat van overeenstemming gesproken kan worden. De omstandigheid dat op de blikjes die door Winters worden afgevuld kleurvlakken voorkomen, terwijl Red Bull beeldmerken met bepaalde kleurvlakken heeft gedeponeerd, acht het hof onvoldoende om van visuele overeenstemming tussen die merkinschrijvingen en de gebruikte blikjes te kunnen spreken.
Het marktonderzoek acht het hof niet zodanig overtuigend dat dit tot een ander oordeel dient te leiden
Geen rechtsverwerking
Enkele stelling dat Red Bull door bezoeken aan de vestiging van Winters op de hoogte was van het afvullen van de blikjes waar zij nu bezwaar tegen maakt, niet voldoende voor geslaagd beroep op rechtsverwerking als bedoeld in artikel 2:24 lid 1 BVIE.
Inbreuk Winters niet te kwader trouw
Gestelde kwade trouw Winters niet voldoende onderbouwd en eventuele kwade trouw van Smart Drinks niet relevant
Door Red Bull is voorshands niet aannemelijk gemaakt dat Winters bij de uitvoering van de haar door Smart Drinks verstrekte opdrachten ten aanzien van (de rechten van) Red Bull te kwader trouw heeft gehandeld. De stelling dat winters redelijkerwijs kon weten dat haar merkinbreuk zou kunnen worden verweten heeft Red Bull in het geheel niet onderbouwd. Voor zover Red Bull wil betogen dat de eventuele kwade trouw van Smart Drinks relevant is (appeldagvaarding punt 123), gaat dit betoog niet op aangezien in dit kort geding alleen kwade trouw van Winters aan de orde is. Het hof deelt ten aanzien van de gestelde kwade trouw het oordeel van de voorzieningenrechter. Voorzover afwezigheid van kwade trouw geen beletsel is voor toewijzing van de gevorderde vernietiging van inbreukmakende goederen, is het hof van oordeel dat voor die toewijzing toch geen plaats is, nu deze maatregel niet evenredig is in verhouding tot de beperkte rol van Winters bij het op de markt brengen van de inbreuk makende producten.
PROCESRECHT
Voeging
Gevoegde partij in eerste aanleg in hoger beroep niet evenzeer partij
Red Bull is in principaal appel gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter maar heeft alleen Winters in appel gedagvaard. Smart Drinks is niet zelfstandig in hoger beroep gekomen. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks, ook al was zij in eerste aanleg (gevoegde) partij, thans geen partij is in het geding in hoger beroep tussen Red Bull en Winters. Het voorgaande betekent dat de aan de incidentele vordering verbonden voorwaarde is vervuld zodat op die vordering dient te worden beslist.
Merkhouder/opdrachtgever belang bij voeging in merkinbreukprocedure tegen afvuller produkt/uitvoerder
De producten met de beweerdelijk inbreukmakende tekens worden door Winters gevuld voor en in opdracht van Smart Drinks. Het gaat bij die tekens om door Smart Drinks gebruikte merken. Het hof is dan ook van oordeel dat Smart Drinks voldoende belang heeft om zich in het geding in hoger beroep te voegen aan de zijde van Winters. De incidentele vordering wordt derhalve toegewezen.
Geen gedekt verweer
Geen verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren
Red Bull beroept zich hier op het bepaalde in artikel 348 Rv. Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen Red Bull in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Winters. Daar komt overigens nog bij dat het verweer tevens uitdrukkelijk wordt gevoerd door Smart Drinks, van wie niet is gesteld of gebleken dat zij op dit punt enig verweer heeft prijsgegeven. Het beroep van Red Bull op artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op.
IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters
