MERKENRECHT
Schadevergoeding bestaande uit winstafdracht
het bepaalde in artikel 6:104 BW is in overeenstemming met de inhoud van de Handhavingsrichtlijn
De Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de inwerkingtreding, per 1 mei 2007, van de Wet van 18 maart 2007 (...) ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG L 195), Stb. 2007, 108. In artikel IX van deze wet is bepaald dat zij niet van toepassing is op procedures waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht. In de memorie van toelichting, blz. 33, is vermeld dat de wet wel van toepassing is bij het instellen van hoger beroep na de dag van in werking treden. Gelet op het feit dat in deze zaak het hoger beroep is ingesteld op 20 mei 2005, is de Richtlijn niet van toepassing. Nu de implementatietermijn afliep op 20 mei 2006, zou in beginsel aanleiding kunnen bestaan om de Nederlandse wetgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:104 BW, richtlijnconform uit te leggen. De wetgever heeft evenwel geen aanleiding gezien om het Burgerlijk Wetboek aan te passen, zodat ervan uit dient te worden gegaan dat het bepaalde in artikel 6:104 BW in overeenstemming is met de inhoud van de Richtlijn. De Richtlijn voegt immers op dit punt niets toe. Grief 1 faalt mitsdien
Schadevergoeding in de zin van artikel 6:104 BW sluit in de mogelijkheid de te vergoeden schade te begroten op het bedrag van de winst die de schadeveroorzakende partij (of een deel daarvan) die de schade veroorzakende partij als gevolg van zijn gelaakte gedragingen heeft genoten
Ook het hof gaat ervan uit dat het in dit geval niet gaat om een vordering tot “winstafdracht” als bedoeld in artikel 2.21, lid 1, Beneluxverdrag intellectuele eigendom (artikel 13bis, lid 1, Eenvormige Beneluxwet op de merken (oud)). Het hof is van oordeel dat toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, insluit de mogelijkheid om in de schadestaatprocedure de te vergoeden schade te begroten op het bedrag van de winst (of een deel daarvan) die de schade veroorzakende partij als gevolg van zijn gelaakte gedragingen heeft genoten, een en ander conform het bepaalde in artikel 6:104 BW. Blijkens de schadestaat heeft Hartman een zodanige vordering ingesteld. Grief 2 is derhalve gegrond.
Presumptie van schade bij langdurige inbreuk
Daarbij geldt althans in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een vrij langdurige inbreuk op een merk, dat voorshands van de aanwezigheid van enige vorm van schade moet worden uitgegaan
Mitsdien hebben als voorwaarden voor de mogelijkheid van toepassing van artikel 6:104 BW te gelden: (i) dat enige vorm van schade aannemelijk is en (ii) dat (aannemelijk is dat) de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van de gedraging waarvoor hij aansprakelijk is. De stelplicht en bewijslast terzake van het vervuld zijn van deze voorwaarden rusten op degene die aanspraak maakt op schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW. Daarbij geldt ten aanzien van de onder (i) vermelde voorwaarde, althans in een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een vrij langdurige inbreuk op een merk, dat voorshands van de aanwezigheid van enige vorm van schade moet worden uitgegaan – waarbij het kan, maar niet hoeft te gaan om gederfde winst – en dat het aan de aangesprokene is om te bewijzen dat door de gedragingen waarvoor hij aansprakelijk is gesteld geen schade ontstaan kan zijn.
Additionele winst niet-aannemelijk gemaakt
Hartman heeft niet aannemelijk gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding “Prestige” meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben
Zoals het hof in r.o. 9 heeft overwogen, is het aan degene die schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW vordert, om te stellen en voldoende aannemelijk te maken dat de aangesprokene winst heeft genoten als gevolg van (in dit geval) door deze gepleegde merkinbreuk. In het licht van het verweer van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven en reeds bij conclusie van antwoord ingenomen, kon Hartman niet volstaan met de veronderstelling dat Garden Impressions winst zal hebben genoten evenredig aan het aantal bladzijden in haar catalogi waarop de aanduiding “Prestige” voorkomt. Het betoog van Garden Impressions, zoals hiervoor weergegeven, was en is niet zo onaannemelijk dat Hartman daar in het geheel niet op in hoefde te gaan. Nu Hartman in dit opzicht niet aan haar stelplicht heeft voldaan en ook anderszins niet aannemelijk heeft gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding “Prestige” meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben, komt de door Hartman verlangde wijze van schadebegroting niet voor toewijzing in aanmerking, althans ziet het hof deswege geen aanleiding om gebruik te maken van de hem in artikel 6:104 BW gegeven discretionaire bevoegdheid. De grieven 3 tot en met 5 falen derhalve.
IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions
