BENELUX MERKENWET
Gebruik te kwader trouw artikel 13(5) BMW
Niet beperkt tot gevallen van piraterij
Uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opge-nomen naar aanleiding van de wens om merkenpiraterij, omschreven als 'de moedwillige namaak van merkartikelen', te bestrijden en te voorkomen. Noch uit de bewoordingen van die artikelen noch uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol kan evenwel blijken dat de toepassing van die artikelen daartoe is beperkt. In de Memorie van Toelichting bij het Protocol wordt met betrekking tot het vereiste dat de inbreuk 'te kwader trouw' is gemaakt, overwogen dat op deze wijze wordt voorkomen dat de bedoelde vorderingen ook worden ingezet in gevallen van 'niet-opzettelijke inbreuk' op het merk. Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Daarmee wordt het toepassingsbereik van lid 5 van voornoemd artikel 13.A niet beperkt tot 'moedwillige namaak' van merkartikelen. Hierbij verdient opmerking dat er geen aanleiding is om in dit verband een verschil in betekenis te maken tussen de termen 'opzettelijk' en 'moedwillig'. Uit een en ander volgt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord. Artikel 13.A, lid 5, BMW dient niet aldus te worden uitgelegd dat van "gebruik te kwader trouw" als in die bepaling bedoeld, slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten.
dat van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk
Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.
Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar b) de stelling dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is
Relevante omstandigheden voor beoordeling kwade trouw
Creëren van markt voor merkhouder doet niet af aan mogelijke kwade trouw inbreuk
De in vraag 4.a met (a) aangeduide omstandigheid houdt in dat IWC de markt voor CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd. Die omstandigheid neemt eventueel opzet op de merkinbreuk niet weg. Zij kan derhalve niet bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.
Jarenlange contractuele relatie die niet rechtsgeldig is opgezegd kan bijdragen aan oordeel dat kwade trouw bij inbreuk ontbreekt
De in deze vraag met (b) aangeduide omstandigheid houdt in dat tussen partijen een jarenlange contractuele relatie heeft bestaan, krachtens welke tussen 1978 en ten minste 1997, het door IWC geproduceerde product door Michel in de Verenigde Staten en Canada werd gedistribueerd en door IWC, met toestemming van Michel, onder het merk CORBLOK buiten de Verenigde Staten en Canada, terwijl de afspraken niet (rechtsgeldig) zijn opgezegd althans niet onder aanbieding van een vergoeding. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 15 is overwogen, kan een dergelijke omstandigheid bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is.
Geschil omtrent vraag wie merkrecht hield kan bijdragen aan oordeel dat kwade trouw bij inbreuk ontbreekt
De in deze vraag met (c) aangeduide omstandigheid houdt in dat er een geschil was omtrent de vraag of IWC dan wel Michel een merkrecht hield, waarbij IWC reden had te menen dat zij een sterker recht had. Voor deze omstandigheid geldt hetzelfde als hiervoor in 19 is overwogen.
Omstandigheden die aan winstafdracht in de weg kunnen staan
Allerlei omstandigheden kunnen in de weg staan aan toewijzing vordering tot winstafdracht
Noch de tekst van artikel 13.A, lid 5, BMW noch de daarbij behorende Memorie van Toelichting bevat een nadere aanduiding van 'de omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan. Hieruit moet worden afgeleid dat alle omstandigheden van het geval de rechter na een afweging van alle hierbij betrokken belangen tot het oordeel kunnen brengen dat de vordering moet worden afgewezen. Een dergelijke uitleg past ook in de overweging in de Memorie van Toelichting bij het Protocol, als hiervoor onder 12 is weergegeven, dat het hier een vordering betreft die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan. Dit kenmerk van de vordering onderstreept de noodzaak dat de rechter alle omstandigheden van het geval bij het geven van zijn oordeel moet kunnen betrekken. Uit het vorenstaande volgt dat de vierde vraag onder b. ten aanzien van alle daarin bedoelde omstandigheden bevestigend moet worden beantwoord.
IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
