MERKENRECHT
Verval wegens non-usus
Ook indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consyst c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consyst c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking heeft op de periode tot 1999.
In de inleidende dagvaarding en ook in hoger beroep (pleitnotities sub 5) hebben V/Consyst c.s. de stelling betrokken, dat door hen tot medio 1999 normaal gebruik van het merk is gemaakt. Ook indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consyst c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consyst c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking heeft op de periode tot 1999. Voor zover in de stellingen van V/Consyst c.s. zou moeten worden gelezen dat zij ook nadien nog wel gebruik hebben gemaakt van het logo met het merk "UPC" - zij hebben onder meer gewezen op gebruikmaking van de bedrijfsauto waarop het logo is aangebracht - zijn die stellingen niet naar tijdvak gepreciseerd en bevatten zij geen concrete aanwijzingen dat het beweerde merkgebruik na 1999 nog voldoende substantieel was om in de betrokken economische sector te kunnen worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE), dat wil zeggen gebruik teneinde een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. (…). Het hof komt derhalve, thans ten aanzien van het na 1999 (en in elk geval tot aan de datum van het eindvonnis) verstreken tijdvak van (ruim) vijf jaren, tot dezelfde conclusie als de rechtbank, zodat grief II faalt. Het bewijsaanbod inzake het gebruik van de bedrijfsauto wordt in het licht van bovenstaande overwegingen als niet ter zake dienend gepasseerd. Voor het (nogmaals) horen van (ex)werknemers en/of klanten als getuigen bestaat in het licht van de eigen stellingen van V/Consyst c.s. omtrent het tot medio 1999 voortgezette merkgebruik onvoldoende aanleiding.
Geen geldige reden
Tijdelijke beperking merkgebruik vanwege negatieve berichtgeving over andermans merk geen geldige reden voor non-usus; mede in aanmerking nemend dat de door V/Consyst c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (te-le)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt en UPC computerdiensten niet onder naam de naam "UPC" maar onder de naam "Chello" aanbiedt.
In dat verband hebben V/Consyst c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik ("tijdelijk") hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien "zelfmoord" zou zijn als V/Consyst c.s. het gebruik van het merk "UPC" hadden voortgezet. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05; HR 11 januari 2008, LJN BB5077). Met het woord "onredelijk" wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consyst c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam "UPC" maar onder de naam "Chello". Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consyst c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk "UPC". Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consyst c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake
Geen depot te kwader trouw
Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat (…) niet kan worden aangenomen dat V/Consyst c.s. hun merk "UPC" voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereist
IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC
