MERKENRECHT
Merkgebruik: geen louter decoratieve functie
Dat teken niet louter als versiering wordt opgevat blijkt uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoek
Wrangler heeft met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere functies kan vervullen, te weten die van herkomstaanduiding en die van decoratie, doch dat zulks nog niet betekent dat de laatste functie die van herkomstaanduiding aantast. Immers, in HvJ EG 23 oktober 2003 (Adidas/Fitnessworld, C-408/01) is uitgemaakt dat het feit dat het in aanmerking komende publiek een teken als versiering opvat, niet zonder meer betekent dat het publiek niet toch een verband legt tussen teken en merk. Eerst indien een teken louter als versiering wordt opvat, zal het publiek logischerwijs geen verband meer leggen met een ingeschreven merk. Daarvan is in casu echter geen sprake. Dat blijkt namelijk uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoek, waarvan de resultaten door haar in het geding zijn gebracht.
Tekens en merk niet identiek art. 9(1)(a) GMeV
De verschillen zijn niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003, Arthur & Félicie, C-291/00). Met inachtneming van deze maatstaf is de rechtbank van oordeel dat het teken van Dogg Label als weergegeven in r.o. 2.3. onder a niet (vrijwel) identiek is aan het merk zoals ingeschreven.
Verwarringwekkende visuele gelijkenis afbeeldingen (a), (b) en (c) art 9(1)(b) GMeV
Zelfs indien echter wordt uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen van het merk neemt dat niet weg dat, bovenstaande maatstaf toepassend, moet worden geoordeeld dat het teken in r.o. 2.3. onder a en b in zodanige mate overstemt met het merk als geregistreerd dat daardoor de hiervoor bedoelde verwarring bij het publiek kan ontstaan.
Verwarringsgevaar blijkt o.m. uit door Dogg Label zelf overgelegd marktonderzoek
Dogg Label heeft zulks weliswaar betwist, doch dat het gevaar van verwarring geenszins denkbeeldig is, blijkt uit het door haar zelf in het geding gebrachte marktonderzoek. Behalve de initiële vraag zoals hiervoor besproken in r.o. 4.6., is aan de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct een merk noemden (12 procent), immers een tweede vraag gesteld ("Denkt u dat deze broek van … [merknaam] afkomstig is?"). Van de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct het merk Wrangler noemden, denkt 89 procent, waarvan 68 procent vanwege het W-vormig teken op de achterzakken, dat de broek ook daadwerkelijk van Wrangler afkomstig is.
Geen verwarringwekkende gelijkenis afbeelding (d)
De 'afhangende mondhoekjes' aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk
Ten slotte dient het teken als weergeven in r.o. 2.3. onder d te worden beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat dit teken in onvoldoende mate overeenstemt met het merk om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen. De 'afhangende mondhoekjes' aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk. Het teken maakt de indruk van een omgekeerde meeuw in plaats van een "W" zoals volgens het beeldmerk van Wrangler. Voor zover de vorderingen van Wrangler zich ook op dit teken toespitsen, zullen die derhalve worden afgewezen
Winstafdracht: kwade trouw?
Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten n.a.v. arrest BenGH in Ondeo Nalco v Michel
Voor toewijzing is evenwel vereist dat Dogg Label ter zake het gebruik van de tekens te kwader trouw is geweest, hetgeen zij betwist. Bij arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof (zaak A 2006/4/9, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; B9 5609) geoordeeld dat van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet, welk artikel overeenstemt met het huidige artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (vgl. r.o. 14 en 15 van het arrest). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (zie r.o. 15). Aangezien dit arrest is gewezen nadat het pleidooi in deze zaak was gehouden, hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich over deze relevante rechtspraak uit te laten.
IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
