MERKENRECHT
CITI overeenstemmend met ouder bekend Gemeenschapsmerk CITIBANK (artikel 8(5) GMeV)
Nu vast staat dat CITIBANK bekend merk is, is geen uitspraak nodig over bekendheid van andere tot merkenfamilie behorende merken
Gelet op het feit dat partijen het erover eens zijn dat het merk CITIBANK bekend is, dient in deze omstandigheden te worden geoordeeld dat is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, zonder dat behoeft te worden nagegaan of dit ook het geval is met betrekking tot de andere merken. Bijgevolg hoeft geen uitspraak te worden gedaan over de argumenten inzake het bewijs van de bekendheid die wordt geclaimd voor de andere merken van de merkenfamilie.
Overeenstemming vereist geen verwarring maar een globaal te beoordelen verband
Wat de voorwaarde betreft dat de betrokken merken gelijk zijn of overeenstemmen, blijkt uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) (dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94), dat de voorwaarde van overeenstemming niet inhoudt dat moet worden aangetoond dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het aangevraagde merk kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt (arrest Adidas, punt 25 supra, punt 31). Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Adidas, punt 25 supra, punt 30). De vergelijking van de tekens dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punt 61 supra, punt 35)
Element 'citi' heeft onderscheidend vermogen
Het is duidelijk dat het woordelement "citi" het Engelse woord "city" oproept. Deze woorden zijn fonetisch identiek en stemmen visueel overeen. Aldus rijst de vraag of het element "citi" al dan niet onderscheidend vermogen heeft en of het vooral doet denken aan een stad. Op dit punt dient met klem erop te worden gewezen dat de naam van de bank Citibank oorspronkelijk City Bank of New York was en dat verzoeksters vaak gebruikmaken van hun merk THE CITI NEVER SLEEPS. De schrijfwijze van het woord "citi" verschilt echter van die van het Engelse woord "city" en een consument van financiële diensten kiest een dergelijke dienst niet zonder de naam van de betrokken financiële instelling geschreven te hebben gezien. Bovendien omvat het betrokken publiek in casu miljoenen niet-Engelstalige personen. Zoals het BHIM heeft opgemerkt, bestaat er voorts geen enkele bank die zijn diensten alleen in stedelijke zones aanbiedt. De oorspronkelijke naam City Bank of New York werd later gewijzigd in Citibank wegens de evolutie en uitbreiding ervan. Uit het voorgaande volgt dat het element "citi" onderscheidend vermogen heeft.
Afbreuk hoeft niet te worden aangetoond, maar dient waarschijnlijk te zijn
De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is [arrest Gerecht SPA-FINDERS, punt 61 supra, punt 40]. Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.
In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat het zeer waarschijnlijk is dat het gebruik van het aangevraagde merk CITI door douaneagentschappen, en dus voor activiteiten als financieel gemachtigde bij het beheer van geldsommen en van onroerende goederen voor klanten, zal leiden tot het meeliften op de bekendheid van het merk, met andere woorden dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk CITIBANK en uit de aanzienlijke investeringen die verzoeksters doen om deze reputatie te verkrijgen.
Dit gebruik van het aangevraagde merk CITI kan tevens leiden tot de opvatting dat interveniënte banden heeft met of deel uitmaakt van verzoeksters, zodat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Aangezien verzoeksters houder zijn van verschillende merken die het element "citi" bevatten, is dit risico nog groter.
IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi
