HANDELSNAAMRECHT
Voeren handelsnaam voor 30 september 2005
Weststreek c.s. zijn bijgevolg in ieder geval vanaf maart 2005 de handelsnaam zo gaan voeren, zodat zij toen, in ieder geval vóór 30 september 2005 - daarvoor was het gebruik in die periode voldoende intensief -, het recht op die handelsnaam hebben verkregen
Gezien met name de vermelding op de website, dat ZO een portaal voor verzekeringen e.d. is en de vermelding in de mailing dat de klant zijn verzekeringen 'via ZO.nl' kan laten verlopen, zal het daarmee bereikte publiek het woord 'ZO' opvatten als een aanduiding van de onderneming van Weststreek c.s., en niet als een huisstijl, of een kreet of slogan ter aanduiding van hun diensten, zoals ZV stelt onder 26 van haar pleitnota in hoger beroep. (…). Hieraan doet, anders dan ZV meent, niet af dat onderaan het briefpapier van Weststreek c.s. uit 2005 slechts in kleine lettertjes '[email protected]' en .www.zo.nl. staat, en daarboven twee maal in (veel) grotere letters de naam van Weststreek CV. Weliswaar zou hierdoor bij het publiek dat schriftelijk met Weststreek c.s. in contact treedt, de mening kunnen postvatten dat deze naam, en niet 'ZO', de handelsnaam van Weststreek c.s. is, maar dit neemt niet weg dat het niet te verwaarlozen deel van het publiek dat via internet (of een bezoek aan het pand) met Weststreek c.s. communiceerde 'ZO' wel degelijk als hun handelsnaam, althans een van hun handelsnamen, zal hebben opgevat.
Gevaar voor verwarring
Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, naar ZV ook zelf heeft opgemerkt onder 20 van haar pleitnota in hoger beroep. Bovendien zijn zij beiden klaarblijkelijk (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. Voor de verzekeringsbranche heeft de handelsnaam ZO van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht.
Eventuele rechten derde niet van belang
Op het feit dat Zo B.V. uit Eindhoven in het handelsregister zo B.V. als handelsnaam had ingeschreven voor onder meer het afsluiten van levensverzekeringen, kan ZV niet met vrucht het argument baseren dat Weststreek c.s. hun handelsnaam zo niet rechtmatig voerden.
Zo B.V. heeft immers de rechtmatigheid van deze handelsnaam van Weststreek c.s. niet aangevochten. Afgezien hiervan heeft ZV niet gesteld dat die vennootschap de handelsnaam zo B.V. daadwerkelijk heeft gevoerd en is die vennootschap in een andere regio gevestigd dan Weststreek c.s. zodat, bij gebreke aan gegevens die in een andere richting wijzen, hier niet van het bestaan van verwarringsgevaar kan worden uitgegaan.
MERKENRECHT
Voor-voorgebruik ZO VERZEKERINGEN
voor-voorgebruik van alleen 'ZO' voor verzekeringen/de verzekeringsbranche is als voor-voorgebruik van het merk ZO VERZEKERINGEN te beschouwen
Weststreek c.s. hebben hier evenwel - gelet op het onder 6 overwogene: terecht tegenover gesteld dat zij het voor-voorgebruik van de aanduiding 'ZO' in verband met verzekeringen/de verzekeringsbranche hadden. Deze aanduiding vormt het enige onderscheidende bestanddeel van ZO VERZEKERINGEN voor de dienst verzekeringen waarvoor dat merk (onder meer) is ingeschreven. Derhalve is ook het voor-voorgebruik van alleen 'ZO' voor verzekeringen/de verzekeringsbranche als voor-voorgebruik van het merk ZO VERZEKERINGEN te beschouwen.
voorvoorgebruik van Weststreek c.s. was bovendien te goeder trouw, ondanks eerder gebruik OZ.
Het door ZV kennelijk ter bestrijding van die goede trouw opgeworpen argument, dat OZ U.A al eerder de aanduiding 'oz' gebruikte, gaat niet op aangezien 'oz' in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet overeenstemt met 'ZO'; ZO is een bestaand Nederlands woord en OZ niet, waardoor 'oz' wordt gelezen, uitgesproken en opgevat (niet als een woord maar) als een combinatie van de letters 0 en Z. Uit het arrest van het BGH van 25 juni 2004 (IER 2004, p. 344 'Winner Taco') volgt dat onder omstandigheden als hier genoemd het depot door Weststreek c.s. van het merk ZO VERZEKERINGEN niet kan worden aangemerkt als te kwader trouw verricht, zeker nu, naar uit het onder 10 overwogene blijkt, het voorgebruik van ZV niet rechtmatig was.
Zo Inbreuk conform artikel 2.20(1)(a) BVIE
De door ZV gebruikte tekens 'Zo Verzekeringen' en .www.zo.verzekeringen.nl. zijn (nagenoeg) identiek aan het merk ZO VERZEKERINGEN van Weststreek c.s.
en worden in het economisch verkeer gebruikt (namelijk in stukken voor zakelijk gebruik, reclame en dergelijke, zie artikel 2.20 lid 2.d BVIE) ter onderscheiding van diensten (dus als merk), te weten verzekeringsdiensten, waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve pleegt ZV door dit gebruik merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1,onder a BVIE, althans artikel 2.20 lid 1,onder b BVIE.
ZO met toevoeging inbreuk cfr. Art. 2.20(1)(b) BVIE
Voor zover zij dat woord gebruikt in de combinaties 'Zo verzekeringen, 'ZO producten', 'ZO zorgeloospakket', 'ZO-zorgeloos' en 'ZO pakket' is sprake van inbreuk op dat merk onder artikel 2.20 lid l.b BVIE,
om de redenen die zijn genoemd in rov. 8 (zie ook het arrest van het HvJEG van 6 oktober 2005 inzake Medion/Thomson, IER 2006, nr 21, p. 83).
PROCESRECHT
Proceskosten
Van belang dat indien Weststreek c.s. in eerste aanleg een (duidelijk) beroep hadden gedaan op het door hen voeren van de handelsnaam zo, hun principaal appel (waarschijnlijk) niet nodig zou zijn geweest.
Dan zou ZV wellicht in principaal appel zijn gekomen, maar zou geen incidenteel appel zijn ingesteld. In dit licht zijn de kosten van € 13.382,90 niet als 'redelijke gerechtskosten' in de zin van artikel 14 HRL te beschouwen althans verzet de billijkheid zich tegen toewijzing van dat volledige bedrag. Het hof zal de kostenveroordeling voor salaris in hoger beroep daarom beperken tot € 10.500
IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
