MERKENRECHT
Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk
In kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken. Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou besluiten.
Artikel 95 Gmerk-Vo, dat voorschrijft dat de geldigheid van het merk als uitgangspunt dient te worden genomen, sluit niet uit dat in kort geding het verval wordt aangenomen, maar impliceert dat de rechter in kort geding terughoudend dient te zijn.
Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van haar rechten, zal de voorzieningenrechter in deze zaak er niet vanuit gaan dat het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen.
De voorzieningenrechter gaat derhalve uit van geldige merken SPINNER en SPINNING maar gaat er ook van uit dat deze merken in het Nederlandse taalgebied feitelijk zijn verworden tot generieke aanduidingen (soortnamen) voor een specifieke fiets en de daarbij behorende activiteit. Dit heeft als consequentie dat is uit te gaan van een verminderde beschermingsomvang maar ook omdat daar overeenkomstig criteria gelden wat betreft beschikbaarheid van alternatieve aanduidingen - van een groter toepassingsgebied van artikel 12 sub c GmerkVo.
Toelaatbaar aangeven bestemming van de waar
Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Deze tekens stemmen weliswaar overeen met de merken van Mad Dogg, maar zoals hierboven overwogen waren er voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot soortnaam van spinner en spinning, geen reële door het relevante publiek eenduidig begrepen alternatieve aanduidingen beschikbaar.
Naar voorlopig oordeel slaagt het beroep van Batavus op artikel 12 sub c GmerkVo. Batavus onderbouwt haar beroep met een verwijzing naar HvJ EG 17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gilette). Die zaak betrof waren die onder eigen merk werd aangeboden maar waar het merk van Gilette werd gebruikt om aan te geven dat de waar compatibel is met producten van Gilette. Gilette leert ook dat artikel 12 sub c GmerkVo toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van het merk van ene ander voor het complete product. Het toepassingsbereik van genoemde bepaling beperkt zich dus niet tot onderdelen of accessoires, daargelaten nog dat de door Batavus aangeboden fiets kan worden aangemerkt als een noodzakelijk onderdeel van het door Mad Dogg onder het merk SPINNING aangeboden fitness concept. Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Deze tekens stemmen weliswaar overeen met de merken van Mad Dogg, maar zoals hierboven overwogen waren er voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot soortnaam van spinner en spinning, geen reële door het relevante publiek eenduidig begrepen alternatieve aanduidingen beschikbaar.
4.22. Dit is ook een eerlijk gebruik in de handel zoals bedoeld in het slot van artikel 12 GmerkVo, omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning mag produceren en aanbieden zodat de 'spinning' markt als zodanig vrij toegankelijk is. Dat Batavus ook uit marketing overwegingen de aanduidingen spinner en spinning wil gebruiken doet daar niet aan af. Zowel het concept van de activiteit waar het merk SPINNING op ziet als de daarvoor te gebruiken fiets zijn op zichzelf niet beschermd. Batavus mag een dergelijke fiets op de markt brengen. Batuvus heeft voldoende inzichtelijke gemaakt dat er voor haar een praktische noodzaak bestaat de aanduidingen te gebruiken. Nadat zij. na daartoe door Mad Dogg te zijn gesommeerd, zich enige tijd heeft onthouden van het verdere gebruik van spinner en spinning, heeft zij ervaren dat het zonder die aanduidingen niet goed mogelijk bleek om haar fiets in de 'spinning' markt te zetten. Het is dan ook door die noodzaak dat zij de aanduidingen weer opnieuw is gaan gebruiken.
IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)
