MERKENRECHT
MSN niet verworden tot soortnaam
Unicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten.
Het in aanmerking komende publiek is naar voorlopig oordeel het publiek dat met enige regelmaat een chatprogramma gebruikt. Het gaat er dan dus om hoe dat publiek in het algemeen het actief zijn met zo'n programma omschrijft. In Nederland zijn de naar marktaandeel belangrijkste chatprogramma MSN Messenger en MSN Live Messenger. Het actief zijn met die programma's wordt vaak, maar niet altijd, omschreven als msn-en. Unicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten. Een ander programma met een relevant aandeel in Nederland en chatfunctionaliteit is Hyves. Aannemelijk is geworden dat het werken met de chatfunctie van dit programma kan worden aangeduid als hyven, kwekken of chatten. Het gebruik van msn-en voor het werken op Hyves ligt niet in de rede. Messenger en Hyves spreken immers hun eigen taal; een gebruiker op Hyves kan hyven met een ander gebruiker van Hyves maar hij kan zonder gebruik van MSN Messenger niet msn-en met een gesprekspartner die enkel op MSN Mesenger present is. De voorzieningenrechter verwijst ook naar het hierboven sub 2.9 geciteerde gedeelte van de website van Benzoy. Daar wordt het gebruik van een instant messenger hoofdzakelijk omschreven als chatten en wordt msn-en eenmalig als alternatieve term voor chatten gesuggereerd. Tenslotte wijst de voorzieningenrechter erop dat indien het zo zou zijn dat msn-en als generieke aanduiding voor chatten moet worden aangemerkt dat daarmee dan nog niet zonder meer is gegeven dat het merk MSN tot soortnaam is verworden. Voorshands is dan ook onvoldoende gebleken dat het bekende merk MSN is verworden tot een soortnaam.
Gebruik domeinnaam als merk
Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt.
Unicaresoft betwist dat dit gebruik, als reclame, kwalificeert als merkgebruik. Naar voorlopig oordeel brengt de voorgenomen wijze van gebruik evenwel met zich mee dat Unicaresoft de Domeinnamen wil gaan gebruiken als merk voor het door haar aangeboden product. Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt. Het is daarmee het teken waaronder zij het product op de markt zet.
Verwarringwekkende overeenstemming
Door het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft.
Hierboven is overwogen dat MSN niet is verworden tot soortnaam en dat ook Unicaresoft heeft erkend dat MSN een bekend merk is. Daarmee ontvalt de grondslag aan dit verweer. Het teken msnlock is samengesteld uit het bekende merk MSN als onderscheidend element in combinatie met het beschrijvende deel lock. Er is dan sprake van overeenstemmende tekens. Het gebruik van het teken msnlock bestaat ook het gevaar dat het publiek zal denken dat het onder dat teken aangeboden product afkomstig is van Microsoft. Het publiek zal dat kunnen denken omdat de waren of diensten waarvoor het teken msnlock gebruik zo al niet identiek zijn dan toch in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk MSN is ingeschreven en wordt gebruikt. Het product Benzoy is immers complementair aan producten die door Microsoft onder het merk MSN worden aangeboden, terwijl Microsoft ook zelf parental care software aanbiedt. De bekendheid van het merk MSN zal de kans op verwarring doen toenemen.
Geen gerechtvaardigde aanduiding bestemming
onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gebruik van msnlock domeinnamen voor haar het enige middel is om de Benzoy software in de markt te zetten.
Op grond van artikel 2.23 sub c BVIE respectievelijk artikel 12 sub c GmerkVo is het in het economisch verkeer toegestaan het merk van de houder te gebruiken wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. In HvJ EG 17 maart 2005, IER 2005 nr 51 (Gillette/LA) heeft het Hof gepreciseerd dat het desbetreffende gebruik het enige middel moet zijn dat beschikbaar is om het publiek te informeren omtrent de bestemming van het product. In dit geval gaat het om een product dat op de markt zal worden gebracht onder de merknaam Benzoy. Dit product is bestemd om samen te kunnen werken met tal van andere door derden aangeboden programma's waaronder chatprogramma's en heeft de functionaliteit dat ouders van kinderen met behulp van de Benzoy software de door derden aangeboden programmatuur geheel of gedeeltelijk "op slot" kunnen zetten. Unicaresoft heeft naar voorlopig oordeel onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gebruik van msnlock domeinnamen voor haar het enige middel is om de Benzoy software in de markt te zetten.
Geen misbruik van recht / discriminatie
Valide reden om wel tegen msnlock op te treden en niet tegen ander gebruik, wegens verschil in schade
Voorop zij gesteld dat Microsoft binnen het bestek van een kort geding voldoende heeft aangetoond dat zij als regel wel optreedt tegen het gebruik van haar merk. Microsoft is evenwel niet gehouden om op te treden tegen al het gebruik van haar merken. Daargelaten nog dat dit feitelijk onmogelijk is mag Microsoft ook een afweging maken en daarin betrekken welke schade zij lijdt door het gebruik van haar merk. Unicaresoft heeft in dat verband er zelf op gewezen dat het gebruik van Benzoy, waarvoor zij reclame wil maken door gebruik van het teken msnlock, zal leiden tot verminderde exposure van bijvoorbeeld het programma MSN Messenger. Microsoft zal daardoor schade leiden door verminderde advertentieinkomsten. Dat vergelijkbare schade zal optreden door het gebruik van de onder 4.21 genoemde domeinnamen is ook volgens Unicaresoft niet aannemelijk. Een valide reden om wel op te treden tegen msnlock en niet tegen ander gebruik is daarmee gegeven.
IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock
