OCTROOIRECHT - VERMOGENSRECHT
Nietige overdracht octrooi wegens tegenstrijdig belang bestuurder
rechtshandeling - de overdracht van de patenten is ten opzichte van de vennootschap nietig wegens tegenstrijdig belang bestuurder
[gedaagde sub 1] heeft erkend dat bij de overdracht van de patenten aan hem sprake was van een tegenstrijdig belang. Dit betekent dat Blue Sense bij die overdracht, op grond van artikel 12 lid 8 van de statuten vertegenwoordigd diende te worden door een persoon die daartoe door de algemene vergadering was aangewezen. Een uitdrukkelijk besluit van de algemene vergadering ontbreekt echter. Dat de aanwijzing min of meer informeel zou zijn geschied tijdens een overleg op 1 mei 2006 en dat het wegens ziekte van [betrokkene], met medeweten van de aandeelhouders ([gedaagde sub 1] en [betrokkene]) aan [gedaagde sub 1] overlaten van het bestuur van de onderneming gelijkgesteld dient te worden met een besluit van de algemene vergadering, zoals [gedaagde sub 1] heeft betoogd, is bij gebreke van een uitdrukkelijke aanwijzing, onvoldoende. Nu [gedaagde sub 1] als bestuurder van Blue Sense namens de vennootschap een rechtshandeling heeft verricht waartoe hij vanwege een tegenstrijdig belang niet bevoegd was, is de rechtshandeling - de overdracht van de patenten - ten opzichte van de vennootschap nietig.
Geen derdenbescherming Bioway
Bioway geniet geen bescherming als derde te goeder trouw omdat Bioway een vennootschap is waarvan [gedaagde sub 1] mededirecteur is en de kennis van [gedaagde sub 1] aan de vennootschap is toe te rekenen.
De tenaamstelling van de patenten in het USPTO op naam van Bioway, aan welke vennootschap [gedaagde sub 1] de patenten vervolgens heeft overgedragen, is als gevolg van de belangenverstrengeling door [gedaagde sub 1] onrechtmatig ten opzichte van Blue Sense. Bioway geniet geen bescherming als derde te goeder trouw omdat Bioway een vennootschap is waarvan [gedaagde sub 1] mededirecteur is en de kennis van [gedaagde sub 1] aan de vennootschap is toe te rekenen in die zin dat het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid ten tijde van de overdracht van de patenten aan Bioway haar bekend was of had behoren te zijn zodat de onbevoegdheid van [gedaagde sub 1] haar kan worden tegengeworpen.
PROCESRECHT
Rectificatie overdracht
Voor toewijzing van de primaire vordering bestaat geen ruimte omdat veroordeling van [gedaagde sub 1] tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst neer zou komen op een verklaring voor recht, waarvoor in een kort geding procedure geen plaats is.
De subsidiaire vordering zal, gelet op het voorgaande, worden toegewezen als na te melden en met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd. (…).
Veroordeelt [gedaagde sub 1] en Bioway om binnen 2x24 uur na betekening van dit vonnis - al dan niet door tussenkomst van hun Amerikaanse gemachtigden - aan het USPTO een brief (per aangetekende post, per fax en per e-mail) te zenden met de navolgende tekst:
Dear Sirs,
In order to comply with a decision of the President of the District Court of Arnhem dated (datum uitspraak) we hereby request you to rectify the registration of patent numbers 6194198 and 6283309 and to change this registration from Bioway Corporation PTE Ltd. Singapore to Blue Sense Holding B.V., Ede, Netherlands, based on the deed of transfer dated March 24, 2004, as was requested by Blue Sense Holding B.V. to your office and previously temporarily recorded on 02/26/2008 under Reel/frame 020555/0332. Blue Sense Holding B.V. should become the sole assignee tot patent 6283309 and patent 6194198.
The said decision and its sworn english translation are enclosed.
Yours truly,
Bioway Corporation PTE Ltd.
[voorletter] [gedaagde sub 1], CEO
IEPT20080718, Rb Arnhem, Blue Sense v Bioway
