MERKENRECHT
Verschillende totaalindruk beeldmerken I, II en III
Weinig onderscheidend vermogen woorden en sterk afwijkende bijkomende elementen
Otto Simon heeft de merken weliswaar niet als woordmerken doen inschrijven, maar daaraan doet niet af dat de woorden in de merken er als het ware uitspringen. In zoverre lijken de woorden dominant. Evenwel zullen die, zoals hiervoor is overwogen, in combinatie met het getal 4 door de consument worden opgevat als 'speelgoed voor allen/alle kinderen/kinderen/jou' en daardoor hoofdzakelijk als beschrijvend voor de waren worden ervaren. Als gevolg hiervan hebben de woorden slechts weinig onderscheidend vermogen en kunnen de andere elementen in de merken, te weten de vorm en grootte van de letters van de woorden en het getal 4, het kleurgebruik en voor wat betreft merk IV, tevens het gebruik van blokjes en een figuurtje (poppetje) niet als van ondergeschikte aard worden beschouwd die te verwaarlozen zijn. Het komt dus aan op de bijkomende elementen. Ten aanzien van de merken I tot en met III oordeelt de voorzieningenrechter dat de bijkomende elementen van deze merken sterk afwijken van die van het logo, reeds omdat de merken geen blokjes hebben waarin de letters van de woorden en het getal 4 zijn geschreven en er ook geen figuurtje (een beertje) staat afgebeeld. Hierdoor verschilt de totaalindruk van het logo van die van de merken. Daarom komt Otto Simon geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, laat staan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Daardoor kan het verweer van Nedac Sorbo dat deze merken zijn vervallen omdat Otto Simon die merken niet gebruikt, in dit kort geding verder onbesproken blijven.
Overeenstemming beeldmerk IV en logo
door de bijkomende elementen hebben het logo en merk IV wel eenzelfde totaalindruk.
Beide hebben gekleurde blokjes met daarin de letters van de woorden 'toys' en 'you' en het getal '4' van ongeveer gelijk grootte en vorm. Bij beide staat het woord 'toys' boven '4' en 'you'. Ook hebben beide een schuin blokje op de regel waarop '4' en 'you' staat, en is er links naast de blokjes een figuurtje geplaatst Dat het figuurtje in het merk een andere is dan het figuurtje in het logo, dat het kleurgebruik in de blokjes van het logo anders is dan in het merk en dat anders dan in het logo in het merk het getal '4' in het schuin geplaatste blokje staat, doet daar niet aan af. Dat zijn verschillen die een op normale wijze - dus niet goed - oplettend publiek niet ziet (vgl. o.a. HR 13 September 1996, NJ 1997,213 (Lido)). Het verweer van Nedac Sorbo dat ook merk IV een andere totaalindruk heeft dan het logo, faalt dan ook.
Mogelijk depot te kwader trouw beeldmerk
Otto Simon betwist niet dat speelgoed met het logo voor de deponering van merk IV in de supermarkten lag, maar stelt dat zij al in 2007 werkte aan de ontwikkeling van dat merk en dat sprake is geweest van bedrijfsspionage, maar deze stelling is onvoldoende onderbouwd
Als verweer beroept Nedac Sorbo zich voorts op de nietigheid van merk IV. ex artikel 2,4 onder f j° artikel 2.28 lid 3 onder b BV7F,, als ook op grand van artikel 51 lid 1 onder b Gemeenschapsverordening, wegens deponering te kwader trouw. Nedac Sorbo stelt daartoe dat haar logo ouder is dan het merk. Zij voert daarvoor aan dat zij het logo vanaf februari 2008 op speelgoedbeurzen presenteert en dat sinds maart 2008 speelgoed met het logo in ongeveer 900 Nederlandse en 300 Belgische supermarkten ligt. Nedac Sorbo heeft ter illustratie afleverbonnen aan supermarkten met leverdata in maart 2008 overgelegd. Otto Simon betwist niet dat speelgoed met het logo voor de deponering van merk IV in de supermarkten lag, maar stelt dat zij al in 2007 werkte aan de ontwikkeling van dat merk. Volgens haar is er sprake geweest van bedrijfsspionage. Otto Simon heeft deze stellingen echter niet, althans onvoldoende onderbouwd. Zij heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van Nedac Sorbo op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat zij al (geruime tijd) voor het eerste depot werkte aan de ontwikkeling van het beeldmerk en dat Nedac Sorbo daarvan kennis heeft genomen. Daarmee heeft zij haar stellingen onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Het is voorts op grond hiervan niet uitgesloten dat in een bodemprocedure Nedac Sorbo's stelling dat merk IV te kwader trouw is gedeponeerd, stand houdt
AUTEURSRECHT
Makerschap onduidelijk
Vanwege gestelde kwade trouw merkdepot kan er in dit kort geding niet vanuit worden gegaan dat Otto Simon degene is die als maker auteursrechtelijke bescherming geniet van merk IV
Hiervoor is reeds overwogen dat het merk IV. en het logo eenzelfde totaalindruk hebben. Daarom en omdat ook al is overwogen dat elk van de merken in hun geheel in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming, kan het logo een inbreuk zijn op het auteursrecht dat rust op het merk IV. Nu, geldt op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de stelling dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet is uitgesloten dat Nedac Sorbo het logo heeft gemaakt voordat Otto Simon merk IV. heeft ontwikkeld, kan er in dit kort geding niet vanuit worden gegaan dat Otto Simon degene is die als maker auteursrechtelijke bescherming geniet van merk IV.
PROCESRECHT
Proceskosten conform indicatietarief
Zij stelt die op € 16.737,93. Gelet op de indicatietarieven in IE-zaken die door de Rechtspraak in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn vastgesteld, acht de voorzieningenrechter in dit geval aan salaris procureur een vergoeding voor gemaakte kosten van € 6.000,00 exclusief BTW redelijk.
IEPT20080815, Rb Arnhem, Otto Simon v Nedac Sorbo
