MERKENRECHT
Geldigheid merk
Geen beroep op nietigheid latere inschrijving dan van merk VPG
VPG heeft erop gewezen dat de in rechtsoverweging 2.2.2 en 2.2.3 weergegeven merken van Nedac Sorbo later zijn ingeschreven dan de merken van VPG. Zij heeft echter geen beroep gedaan op de nietigheid van die merken van Nedac Sorbo. Integendeel, ter zitting heeft VPG op vragen van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk verklaard dat de geldigheid van de merken waarop Nedac Sorbo zich beroept, waaronder voornoemde jongere merken, in deze procedure niet ter discussie staat. Gelet daarop dient ook de voorzieningenrechter uit te gaan van de geldigheid van die merken, waaronder het NEDAC SORBO BEST FOR YOUR FRIEND Beneluxbeeldmerk zoals weergegeven in rechtsoverweging 2.2.3 (hierna: het rode beeldmerk).
Inbreuk
gebruik van overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren en er daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Naar voorlopig oordeel is sprake van enige auditieve gelijkenis tussen het rode beeldmerk en het logo. Weliswaar verschilt het klankbeeld van de gehele slogan "best for your friend" van de woorden "best friend", omdat de slogen uit vier klanken bestaat in plaats van twee. De twee klanken in het logo zijn echter identiek aan de twee meest onderscheidende bestanddelen van de slogan, te weten "best" en "friend", waaronder het bestanddeel "best" dat vanwege de grootte en positionering ervan als dominant moet worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de begripsmatige gelijkenis. De betekenis van de slogan "best for your friend" als geheel verschilt weliswaar van de woorden "best friend". In beide gevallen lijkt het woord "friend" echter te duiden op het huisdier waarvoor de producten zijn bestemd. Dat brengt mee dat van enige begripsmatige gelijkenis sprake is. Tenslotte is er sprake van enige visuele gelijkenis. Beide tekens bestaan immers uit woorden, waarvan er twee identiek zijn, geschreven in witte letters tegen een rode achtergrond die de vorm heeft van een schild. Als al deze gelijkenissen in samenhang worden beschouwd, moet voorshands worden geoordeeld dat de resulterende totaalindruk voldoende overeenstemt om te spreken van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE
Geen rechtsverwerking
De inschrijving van het rode beeldmerk van Nedac Sorbo is daarentegen van later datum dan de Gemeenschapsmerken van VPG
Het beroep van VPG op rechtsverwerking in de zin van artikel 53 lid 2 GMVo faalt. Artikel 53 lid 2 GMVo heeft betrekking op de rechtsverwerking van een ouder nationaal merkrecht vanwege het gedogen van een jonger Gemeenschapsmerk. De inschrijving van het rode beeldmerk van Nedac Sorbo is daarentegen van later datum dan de Gemeenschapsmerken van VPG. Voor zover VPG haar beroep op rechtsverwerking tevens heeft willen baseren op artikel 2.24 BVIE in verband met haar Beneluxwoordmerk BEST FRIENDS, geldt daarvoor hetzelfde.
Van gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake omdat het gebruik van het logo door VPG anders dan VPG stelt, niet jarenlang in de Benelux is gedoogd
Een beroep op rechtsverwerking kan evenmin worden gebaseerd op artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek. Het zou slagen indien het beroep van Nedac Sorbo op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was omdat bij VPG het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Nedac Sorbo zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Van dergelijk gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake omdat naar voorlopig oordeel het gebruik van het logo door VPG waartegen Nedac Sorbo thans bezwaar maakt, anders dan VPG stelt, niet jarenlang in de Benelux is gedoogd.
dat VPG tot 2007 uitsluitend buiten de Benelux producten op de markt heeft gebracht onder het merk BEST FRIEND en dat voorzover voornoemde activiteiten waren gericht op de Benelux, VPG zich heeft gepresenteerd als "private label partner", dat wil zeggen als producent van goederen die afnemers onder hun eigen merk op de markt kunnen brengen
VPG stelt dat Nedac Sorbo heeft gedoogd dat zij haar logo heeft gebruikt in het kader van (i) presentaties op de jaarlijkse beurs van de Private Label Manufacturers Association (hierna: PLMA) in Amsterdam, (ii) publicaties in het internationale tijdschrift "PETS International", en (iii) aanbiedingen aan Nedac Sorbo. Die activiteiten worden niet betwist door Nedac Sorbo. Nedac Sorbo erkent ook dat zij bekend was met die activiteiten. Zij heeft echter als zodanig onweersproken aangevoerd dat VPG tot 2007 uitsluitend buiten de Benelux producten op de markt heeft gebracht onder het merk BEST FRIEND en dat voorzover voornoemde activiteiten waren gericht op de Benelux, VPG zich heeft gepresenteerd als "private label partner", dat wil zeggen als producent van goederen die afnemers onder hun eigen merk op de markt kunnen brengen. In dat verband wijst Nedac Sorbo er onder meer op dat de PLMA-beurs een beurs is specifiek voor private label manufacturers, de advertentie in het tijdschrift stond in een special over private labels, en de aanbiedingen van VPG aan Nedac Sorbo waren gebaseerd op de veronderstelling dat Nedac Sorbo de goederen onder haar eigen merk op de markt zou brengen. Voor zover Nedac Sorbo heeft gedoogd dat VPG haar logo heeft gebruikt in het kader van voornoemde activiteiten, brengt dat niet mee dat zij zich niet meer kan verzetten tegen gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux. Het volgens VPG gedoogde gebruik is merkenrechtelijk namelijk van geheel andere orde.
Eventueel gebruik van het logo in het kader van private labeling tast de voornaamste functie van het merk van Nedac Sorbo niet wezenlijk aan.
Die functie bestaat er immers in de consument of eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de waren te waarborgen. Dat is niet of nauwelijks aan de orde als een derde een met het merk overeenstemmend teken slechts gebruikt in het kader van de presentatie van de waren aan (tussen)handelaren die de waren onder hun eigen merk aan de consument of eindgebruiker verkopen. Een wezenlijke aantasting van het merk is duidelijk wel aan de orde bij gebruik van het logo op de consumentenmarkt in de Benelux, waarmee VPG volgens de onvoldoende weersproken stellingen van Nedac Sorbo pas eind 2007 is begonnen en waartegen Nedac Sorbo thans optreedt. Gelet op het verschillende karakter van dat gebruik heeft VPG niet aan het eventuele gedogen van het eerstgenoemde gebruik het gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen dat Nedac Sorbo (ook) niet zou optreden het laatstgenoemde gebruik.
IEPT20080827, Rb Den Haag, Nedac Sorbo v VPG
