OCTROOIRECHT
NIETIGHEID
Geen uitbreiding van de materie
Naar voorlopig oordeel kunnen de kenmerken van conclusie 1 zoals verleend 'directly and unambiguously' uit de oorspronkelijke aanvrage worden afgeleid. De in conclusie 1 geclaimde combinatie van de oorspronkelijke kenmerken is bovendien niet zodanig dat geconcludeerd moet worden dat de uitvinding waarvoor bescherming wordt ingeroepen buiten het kader van de oorspronkelijke aanvrage is getreden. Van uitbreiding van de beschrijving is naar voorlopig oordeel evenmin
sprake.
Bij de beoordeling van de bezwaren ter zake uitbreiding van materie geldt het volgende. Een octrooiaanvrage mag op grond van artikel 123 lid 2 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees octrooiverdrag hierna: EOV)
niet zodanig gewijzigd worden dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvrage zoals ingediend. Hierbij dient naar vaste jurisprudentie te worden onderzocht (vgl. ook Guidelines for Examination in the European
Patent Office December 2007, Part C, Chapter VI, no. 5.3.1.) of de inhoud van de aanvrage door een toevoeging, verandering of weglating in haar geheel zodanig verandert dat de vakman informatie krijgt die hij niet direct en
ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvrage expliciet en impliciet is geopenbaard. De ratio van artikel 123 lid 2 EOV bestaat hierin dat het een aanvrager niet is toegestaan zijn positie te verbeteren door materie toe te
voegen die niet is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvrage omdat hem dat een ongerechtvaardigd voordeel zou geven en schadelijk kan zijn voor de rechtszekerheid van derden die vertrouwen op de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage
(zie G1/93, OJ 8/1994, 541). De voorzieningenrechter zal dit criterium tot uitgangspunt nemen, (...).
Geldige Prioriteit
De uitvinding volgens conclusie 1 van EP 842 is niet geopenbaard in US 647,464, zodat EP 842, anders dan Medtronic beweert, de eerste aanvrage is in de zin van artikel 87 lid 1 EOV.
Dat, zoals Medtronic nog heeft gesteld, het aantal 'interconnecting elements' een kunstmatig kenmerk is zonder relevant technisch effect en daarom bij de beoordeling van de vraag of de prioriteitsaanvrage inderdaad de eerste aanvrage
is buiten beschouwing moet blijven, is daarbij niet concludent. Dat argument kan wellicht van belang zijn bij de beoordeling van de uitvindingshoogte van de inrichting volgens EP 842, maar dient in het kader van de vraag of er sprake is
van een geldige prioriteitsclaim, te worden gepasseerd.
voor een geldig beroep op de eerste datum, dient de materie van de conclusie 'directly and unambiguously derivable' te zijn 'from the disclosure of the invention in the priority document, also taking into account any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document'
De toets om te bepalen of een bepaalde conclusie beroep kan doen op de prioriteitsdatum is, voor zover het gaat om het vereiste van dezelfde uitvinding, dezelfde als die voor de beoordeling of een octrooi voldoet aan de vereisten van
artikel 123 lid 2 EOV. Met andere woorden, voor een geldig beroep op de eerste datum, dient de materie van de conclusie 'directly and unambiguously derivable' te zijn 'from the disclosure of the invention in the priority document, also
taking into account any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document' (zie G 2/98, OJ 10/2001, 413). Uitgaande van die maatstaf, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gemiddelde
vakman de uitvinding als geclaimd in conclusie 1 van EP 842 direct en ondubbelzinnig uit het prioriteitsdocument kan afleiden. De hiervoor aangehaalde passage is op identieke wijze in de beschrijving van het octrooi zoals verleend
opgenomen (kolom 2, regel 56 en volgende overlopend in kolom 3 regels 1 en 2).
Nieuwheid
NRD niet nieuwheidsschadelijk voor EP 842: met name openbaart NRD niet het kenmerk (i) dat een'longitudinally flexible stent' vereist.
Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een maatregel niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene
vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.
Toetsend aan dat criterium, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat NRD niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 842. Met name openbaart NRD niet het kenmerk (i) dat een'longitudinally flexible stent' vereist. Een dilatator is
namelijk geen stent. Het is een veel grotere inrichting dan een stent, terwijl het ook niet de bedoeling is dat een dilatator in het lichaam achterblijft. Voorshands kan daarom ook niet worden ingezien dat de dilatator na expansie in een geëxpandeerde toestand kan blijven, hetgeen bij een stent nu juist de bedoeling is. Dat lijkt te worden bevestigd door het feit dat de dilatator volgens figuur 4 van NRD, waarop Medtronic zich in het bijzonder beroept, niet is vervaardigd van metaal, zoals bij een stent, maar van nylon of een ander plastic materiaal of rubber
Inventiviteit
Dichtst bijzijnde stand van de techniek?
Naar voorlopig oordeel is evenwel bepaald de vraag of Irie een beter uitgangspunt vormt voor de beoordeling van de inventiviteit van de in EP 842 geclaimde materie dan de Schatz-aanvrage, waar de Technische Kamer van Beroep in de
hiervoor aangehaalde zaken (zie r.o. 2.7. en 2.10.) van is uitgegaan. Weliswaar zal de gemiddelde vakman aandacht hebben gehad voor de parallelle ontwikkelingen van de Gianturco-stent, doch het is met name de vraag of hij Irie als
dichtst bijzijnde stand van de techniek zou hebben beschouwd, nu Irie ziet op self-expanding stents en niet zoals bij Schatz wel het geval is balloon-expandable stents. Daarbij komt dat, zoals Abbott ter zitting onweersproken heeft
gesteld, Gianturco stents in de praktijk nooit zijn toegepast voor gebruik in coronaire bloedvaten, zodat het ook om die reden minder voor de hand liggend zou zijn dat de vakman Irie als vertrekpunt zou nemen. Of gelet daarop gezegd kan
worden dat Irie een 'similar purpose or effect as the invention' (vergelijk Guidelines, C-IV 11,7.1.) heeft, is minst genomen twijfelachtig. Indien evenwel met Medtronic zou worden aangenomen dat Irie kwalificeert als de 'most promising
springboard', geldt het volgende
Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman, ervan uitgaande dat Irie als most promising springboard kwalificeert en geconfronteerd met het technisch objectieve probleem, daarbij indachtig de in Schatz en Wolff geopenbaarde kenmerken, niet zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing volgens EP 842 kunnen ('could') komen, laat staan dat het document pointers zou bevatten die de vakman ertoe zouden aanzetten om tot de uitvinding te willen ('would') komen.
Met name bevat Irie geen pointer om het patroon van de cilindrische elementen in Irie te vervangen door een 'serpentine circumferential undulating pattern of peaks and valleys'. Integendeel, de vakman zou, gelet op het feit dat Irie
leert dat originele Gianturco stents moeten worden aangepast en voorzien van wire struts en mona-filament line
Onder die omstandigheden is een problem-solution-approach geen zinvolle exercitie. Het is niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Boneau als meest nabije stand van de techniek, en gezien de openbaring van slechts één kenmerk in dat document, bekend voorts met het in Schatz geopenbaarde kenmerk van de onafhankelijke expansie in de radiale richting (kenmerk iii) en het in Schatz en Wolf 'displaced' geplaatst zijn van de verbindingselementen (kenmerk vii), zonder inventieve denkarbeid alleen al zou kunnen ('could') komen tot de uitvinding volgens EP 842.
Nawerkbaarheid
In feite is het probleem dat Medtronic heeft tegen genoemd kenmerk meer een duidelijkheidsbezwaar in de zin van artikel 84 EOV, hetgeen echter geen nietigheidsgrond is
Medtronic heeft gesteld dat het octrooi niet nawerkbaar is omdat de beschrijving geen enkele aanwijzing zou bevatten die de gemiddelde vakman in staat zou stellen om vast te stellen of de in kenmerk x geclaimde beperking ('such that
flexibility is provided along the length of the stent (10) and about its longitudinal axis') wel juist is. Die stelling wordt verworpen omdat de vakman, naar voorlopig oordeel, de beschrijving en de claims lezende, zonder 'undue burden' in staat zal zijn de uitvinding na te werken. De aanduiding 'such that' in kenmerk x impliceert dat de gewenste flexibiliteit wordt bereikt indien de voorafgaande kenmerken a t/m ix worden nagewerkt. In feite is het probleem dat
Medtronic heeft tegen genoemd kenmerk meer een duidelijkheidsbezwaar in de zin van artikel 84 EOV, hetgeen echter geen nietigheidsgrond is
INBREUK
Uitleg conclusie: interconnecting elements
Naar voorlopig oordeel zal de gemiddelde vakman, ook nadat hij kennis heeft genomen van de conclusies, zonodig in het licht van de beschrijving en de tekeningen, het kenmerk 'interconnecting elements' niet opvatten in die zin dat het per se een separaat onderdeel of component van de stent betreft
Medtronic heeft in de eerste plaats gesteld dat de gemiddelde vakman het begrip 'interconnecting elements' naar gangbaar spraakgebruik zal opvatten als een afzonderlijk onderdeel of component van de stent. Die stelling wordt niet gevolgd reeds omdat een vakman altijd eerst naar de conclusies van het octrooi zal kijken om te begrijpen wat er met een bepaalde in het octrooi gebruikte term wordt bedoeld (de octrooihouder is zijn eigen lexicograaf). Geven de conclusies de vakman daarbij onvoldoende houvast, dan zal hij de beschrijving en de tekeningen gebruiken bij de uitleg daarvan.
Naar voorlopig oordeel zal de gemiddelde vakman, ook nadat hij kennis heeft genomen van de conclusies, zonodig in het licht van de beschrijving en de tekeningen, het kenmerk 'interconnecting elements' niet opvatten in die zin dat het per se een separaat onderdeel of component van de stent betreft. Medtronic heeft weliswaar betoogd dat de beschrijving onder meer spreekt over 'interconnecting elements or struts' (kolom 2, regel 4-5), doch de conclusie die zij daaraan verbindt, te weten dat die beide termen worden aangeduid als synoniem, kan uit deze passage niet dwingend worden afgeleid. Aannemelijk is dat de vakman het gebruik van de twee afzonderlijke termen zo zal begrijpen dat de cilindrische
elementen kunnen worden verbonden door struts, doch dat dat niet per se noodzakelijk is. Het zal voor hem duidelijk zijn dat ook een eenvoudige verbinding tussen de cilindrische elementen kan volstaan.
een 'fusion weld' wel kan worden aangemerkt als een 'interconnecting element' in de zin van het octrooi.
Medtronic heeft betoogd dat de cilindrische elementen van de Driver stents zijn verbonden door middel van autogene fusion welding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een laser. Medtronic is van mening dat gelet op het gebruik van het
begrip 'elongated' het onjuist is om een fusion weld als 'interconnecting element' te beschouwen. De voorzieningenrechter is echter met Abbott van mening dat een 'fusion weld' wel kan worden aangemerkt als een 'interconnecting element'
in de zin van het octrooi.
foto's tonen aan dat er een verbindingselement, gevormd door de lasverbinding, aanwezig is en zich uitstrekt tussen de beide cilindrische elementen. Het is goed zichtbaar, met name op de plaatsen waar de bovenkant van de rondingen afbuigen, dat er door de lasverbinding materiaal is gekomen tussen de cilindrische elementen dat voor het lassen op die plaats niet aanwezig was.
IEPT20080828, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic
