MERKENRECHT
Vorm Mini Maglite geen inherent onderscheidend vermogen
Voor zover Mag Instrument heeft bedoeld te betwisten dat haar Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft, faalt dat in het licht van het oordeel daaromtrent van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie.
Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA EG 7 februari 2002, T-88/00) en het Hof van Justitie (HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.
Nader bewijs inburgering vorm Mini Maglite
dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming
Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.
PROCESRECHT
Bevel tot overlegging stukken inburgeringsonderzoek
De rechtbank zal Mag Instrument krachtens artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bevelen alle op dit onderzoek betrekking hebbende stukken die relevant zijn voor de beoordeling van de inburgering van het Gemeenschapsmerk in het geding te brengen, waaronder begrepen alle beschikbare resultaten van het onderzoek en stukken die de stelling van Mag Instrument kunnen onderbouwen dat het onderzoek niet is afgegrond
Voorts is uit de verklaringen van partijen ter comparitie gebleken dat Mag Instrument in het kader van de inmiddels ingetrokken nietigheidsprocedure betreffende het Gemeenschapsmerk bij het BHIM opdracht heeft gegeven tot het doen van een internationaal marktonderzoek. Volgens Mag Instrument is dat onderzoek niet afgerond.
ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE
Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam
Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.
Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en "Mini", in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aannemelijk is.
Volume erkent dat de door haar verhandelde "Mini" lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. Zo valt op (i) dat beide zaklampen zijn opgebouwd uit een strak vormgegeven cilinder die vloeiend overgaat in een kegelvormig deel van de reflectorkop, (ii) dat de omtrek en lengte van zowel cilinder als de reflectorkop bij de Mini Maglite AAA en de "Mini" min of meer overeenstemmen, (iii) dat beide lampen een ribbelrand midden op de reflectorkop hebben, en (iv) dat beide lampen in de dop een gat hebben voor de bevestiging van een koord. Ook de doosjes waarin de Mini Maglite en Mini worden aangeboden, vertonen overeenstemming. De doosjes zijn even brede platte rechthoeken gemaakt van hard plastic in de kleur zwart. Beide doosjes worden geopend door te drukken op een langwerpige knop bestaande uit drie ribbels en beide doosjes zijn van binnen opgevuld met schuimplastic met een fluweelachtig laagje in de kleur licht grijs. Ten slotte is de naam "Mini" identiek aan het eerste deel van de naam waaronder Mag Instrument haar Mini Maglite verhandelt.
Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp.
Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.
Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringgevaar nodeloos is.
Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedicteerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.
AUTEURSRECHT
Geen auteursrechtelijke bescherming art. 2(7) Berner Conventie
Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken
De rechtbank verwerpt het beroep van Mag Instrument op het auteursrecht. Op grond van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie kan in Nederland slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen die aan modellen wordt verleend, en niet het auteursrecht, indien een werk in het land van oorsprong alleen als model is beschermd. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Amsterdam (hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen.
