OCTROOIRECHT
Partiële nietigheid
leer uit het arrest Spiro/Flamco (HR 9 februari 1996, BIE 1996/94) is sinds de inwerkingtreding van het EOV 2000 per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien.
Naar het oordeel van de rechtbank is de leer uit het arrest Spiro/Flamco (HR 9 februari 1996, BIE 1996/94) niettegenstaande het arrest Wiva/Van Egmond (HR 16 februari 2001, NJ 2001/393) sinds de inwerkingtreding van het Europees octrooiverdrag 2000 (hierna: EOV 2000) per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien als het onderhavige. Voorop wordt daarbij gesteld dat de nieuwe verdragstekst sinds de inwerkingtreding geldt voor dergelijke Europese octrooien (onmiddellijke werking). Art. 2(2) EOV 2000 bepaalt dat Europese octrooien dezelfde rechtsgevolgen hebben en zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als nationale octrooien, tenzij het EOV 2000 anders bepaalt. EGP voert op goede gronden aan dat het herziene art. 138 EOV 2000 "anders bepaalt" in de in art. 2(2) EOV 2000 bedoelde zin. (…). Hieruit leidt de rechtbank af dat met "verdergaande harmonisatie" niet alleen is beoogd mogelijk te maken dat overal nationale gedeeltelijke vernietiging procedureel wordt geïntroduceerd, maar ook dat daar verder geen nationale voorwaarden (wettelijke of jurisprudentiële) meer aan kunnen worden gesteld. Voor de juistheid van dat laatste ziet de rechtbank een nadere aanwijzing in de doorgevoerde veranderingen in lid 2 van art. 138 EPC 2000. In plaats van: "If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims (…)" bepaalt het huidige lid 2 nu dat "the patent shall be limited by a correspondent amendment to the claims and revoked in part". In CA/PL PV 13, punt 98 wordt aangegeven dat het noodzakelijk is deze wijziging in lid 2 van art. 138 EOV op te nemen referring to UK case law, where the court had discretion to refuse amendments made by the patent proprietor. Die figuur lijkt wel zeer op de toepasselijkheid van de Spiro/Flamco beginselen op een voorgestelde gedeeltelijke nietigheid, die ook door de Nederlandse rechter kunnen (of in voorkomend geval: moeten) worden geweigerd indien aan de daaruit volgende strikte eisen niet is voldaan. Blijkens r.o. 3.3.3. van het genoemde Wiva/Van Egmond-arrest (vgl. tevens de conclusie A-G voor dat arrest in 2.7. onder ii) was juist het thans geschrapte "if the national law so allows" uit het toen geldende art. 138 lid 2 EOV dragend voor de opvatting dat de Spiro/Flamco-leer (destijds gewezen in een zaak die betrekking had op een Nederlands octrooi) van toepassing was te achten op Europese octrooien. Dat is na 13 december 2007 derhalve anders. (…). Het EOV 2000 introduceert naast het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder uit het nieuwe art. 138 ten overstaan van de nationale rechter ook een nieuwe mogelijkheid van centrale zelfbeperking na verlening, art. 105b(2) EOV 2000. Dat EPG deze weg niet volgt, zoals Boston EPG tegenwerpt, maakt het vorenstaande niet anders. Er is een verdergaande harmonisatie van de partiële nietigheidsregeling op centraal en nationaal niveau doorgevoerd in het EOV 2000 en daarin is geen plaats meer voor de beperkende cirteria uit de Spiro/Flamco-leer, die het aldus geïntroduceerde zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale geldigheidsprocedure zou inperken
Geen toegevoegde materie
Oorspronkelijke aanvrage relevant, niet octrooi zoals verleend
Partijen verwijzen voor (het gebrek aan) dekking van voornoemde wijzigingen naar de tekst van het octrooi zoals verleend. Dat is onjuist. Bij de beoordeling of er sprake is van toegevoegde materie in de zin van voornoemde bepalingen, vormt de tekst van de oorspronkelijke aanvrage het uitgangspunt, ook als het gaat om wijzigingen ten opzichte van het verleende octrooi. (…).
Anders dan Boston is de rechtbank van oordeel dat ook W1 tot en met W4 direct en ondubbelzinnig zijn af te leiden uit de oorspronkelijke aanvrage en derhalve voldoende worden gedekt door de inhoud van die aanvrage.
Inventiviteit
het objectief te formuleren probleem is het vinden van een stent, die het mogelijk maakt om een lichaamsdoorgang over een verlengd deel van een lichaamsdoorgang te ondersteunen, maar met voldoende flexibiliteit om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren.
Combinatie E11 en E2: de vakman zal begrijpen dat het aanbrengen van meerdere parallele verbindingselementen teneinde de ondersteuning te verbeteren ertoe zal leiden dat de flexibiliteit, benodigd om sterk gekromde vaten te kunnen passeren, ernstig in het gedrang komt
E2 openbaart een draadstent, welke bestaat uit twee kortere Gianturco-stents die in longitudinale richting zijn verbonden met een 'metallic strut', zoals (enigszins) zichtbaar is op de uit E2 afkomstige figuur 3a. de ruimte tussen de stents groter of kleiner wordt in een binnen- of buitenbocht. Het verbindingselement ligt echter parallel ten opzichte van de longitudinale as van de stent. E2 biedt geen aanknopingspunten voor een niet-parallelle oriëntatie van het verbindingselement ten opzichte van de lengteas. Er is bovendien sprake van slechts één verbindingselement zodat de lichaamsdoorgang op dat punt niet of nauwelijks wordt ondersteund. De vakman zal begrijpen dat het aanbrengen van meerdere parallele verbindingselementen teneinde de ondersteuning te verbeteren ertoe zal leiden dat de flexibiliteit, benodigd om sterk gekromde vaten te kunnen passeren, ernstig in het gedrang komt. De gewijzigd conclusie 1 is derhalve inventief te achten ten opzichte van de combinatie E11 en E2.
Combinatie E11 en E5: Daargelaten of de deskundige die flexibiliteit wel impliciet kon afleiden, acht de rechtbank anders dan het Hof Den Haag - , gelet op het voornoemde oordeel van OCN, niet aannemelijk dat de gemiddelde deskundige de flexibiliteit impliciet zou afleiden uit E5
Voor zover Boston daarmee heeft bedoeld te betogen dat de stents ook voldoende flexibiliteit bezitten om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren, strandt het betoog op het feit dat de vakman dit niet leert uit E5. In E5 wordt het gebrek aan flexibiliteit niet als probleem onderkend en wordt de gestelde flexibiliteit ook niet expliciet als eigenschap van de stents gepresenteerd. Daargelaten of de deskundige die flexibiliteit wel impliciet kon afleiden, acht de rechtbank, gelet op het voornoemde oordeel van OCN, niet aannemelijk dat de gemiddelde deskundige de flexibiliteit impliciet zou afleiden uit E5. In zoverre wijkt de rechtbank af van het voorlopige oordeel van het Hof Den Haag van 23 april 1998 (zaak 97/1296), dat heeft moeten oordelen zonder kennis van het advies van het OCN.
Combinatie E11 en E7: Omdat Boston in het kader van de bespreking van de inventiviteit in het licht van E11 in combinatie met E7 geen andere argumenten naar voren brengt, ziet de rechtbank geen aanleiding van het advies van OCN af te wijken. Conclusie 1 is daarom inventief te achten in het licht van E11 in combinatie met E7.
Boston stelt weliswaar dat elastisch en flexibel niet met elkaar moeten worden verward en conclusie 1 niet vereist dat sprake is van een elastische vervorming, maar gaat er daarmee aan voorbij dat conclusie 1 moet worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In dat licht bezien zal de gemiddelde vakman begrijpen dat met 'flexibel' in conclusie 1 van EP 341 bedoeld is 'flexibly and resiliently'. Likewise, spiral connector members 102 adjacent the outer side of the curve 103 flexibly and resiliently stretch to permit the expansion of the spacing thereat; and the spiral connector members 102 adjacent the inner side of the curve, 104 flexibly and resiliently compress to permit the decrease in the spacing between tubular members 71 on the inner side of curve 104. (ondersteping rb.) De omstandigheid dat de monofilament draad non-parallel kan liggen, is gelet hierop niet relevant. Deze draad ontbeert immers de verende werking van het verbindingselement, welke meegeeft in de buitenbocht (stretch) en inveert in de binnenbocht (compress). Omdat Boston in het kader van de bespreking van de inventiviteit in het licht van E11 in combinatie met E7 geen andere argumenten naar voren brengt, ziet de rechtbank geen aanleiding van het advies van OCN af te wijken. Conclusie 1 is daarom inventief te achten in het licht van E11 in combinatie met E7.
Nawerkbaarheid
Dat de vakman werd geconfronteerd met mogelijke schadelijke effecten die later zijn verholpen, maakt niet dat het octrooi - uitgaande van de stand der techniek - niet nawerkbaar is.
Met OCN is de rechtbank van oordeel dat (de gewijzigde conclusie 1 van) EP 341 nawerkbaar is. De rechtbank zoekt hiervoor evenals OCN aansluiting bij de omstandigheid dat de stent volgens EP 341 (The Balloon Expandable Spiral Palmaz-Schatz Coronary Stent) is opgenomen in het Handbook of Coronary stents, second edition, p. 19 t/m 21. Daaruit blijkt dat de stent op de markt is gebracht en is toegepast. In datzelfde handboek wordt weliswaar tevens vermeld dat "this stent is limited in its longitudinal flexibility, particularly at the longer lengths and is thus not well suited for the treatment of long tortuous lesions", maar dit houdt niet in dat de stent niet nawerkbaar is. Dat de vakman werd geconfronteerd met mogelijke schadelijke effecten die later (het handboek is voor het eerst gepubliceerd in 1997 en het octrooi roept de prioriteit in van 1988) zijn verholpen, maakt niet dat het octrooi - uitgaande van de stand der techniek - niet nawerkbaar is. Het beroep op niet nawerkbaarheid wordt daarom verworpen.
IEPT20081008, Rb Den Haag, Boston Scientific v EGP cs
