
MERKENRECHT
Inbreuk door "Slim 'n Lift Supreme Body Suit"
* Zekere mate van visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming
De voorzieningenrechter stelt voorshands oordelend voorop dat sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming. Het Beneluxmerk en de door Thane gebruikte tekens hebben immers de woorden "slim" en "lift" gemeen. In het teken "Slim 'n Lift Supreme Body Suit" komt bovendien de "apostrof-n" terug. De visuele mate van overeenstemming is tot genoemde woorden beperkt, nu bij de door Robba gevoerde tekens de vrouwfiguur ontbreekt, terwijl de tekens van Robba tevens de woorden "Supreme Body Suit" bevatten, welke woorden in het Beneluxmerk ontbreken. De overeenstemming ter zake van de woorden "Slim" en "Lift" leidt ook tot een zekere mate van begripsmatige en auditieve overeenstemming.
* Verwarringsgevaar vanwege dominerend bestanddelen "Slim"en "Lift"
4.7. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet naar voorlopig oordeel in het bijzonder rekening worden gehouden met de woordcombinatie "Slim 'n Lift". Voorshands oordelend is deze woord-combinatie het dominerende bestanddeel van het Beneluxmerk (een gecombineerd woord/beeldmerk en niet gelijk Robba stelt een beeldmerk). De woorden "Slim" en "Lift" zijn zo groot weergegeven dat zij de vrouwfiguur in het totaalbeeld wegdrukken. De apostrof-n krijgt in het totaalbeeld een extra accent doordat deze in het wit wordt afgebeeld tegen een donkere achtergrond. Dat de onderscheidingskracht van de afzonderlijke woorden "Slim" en "Lift" mogelijk beperkt zijn omdat deze beschrijvend kunnen zijn voor corrigerende onderkleding (klasse 25) doet hieraan niet af.
* Soortgelijke waren
4.8. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat Robba de tekens "Slim & Lift Supreme Body Suit" en "Slim 'n Lift Supreme Body Suit" gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het Beneluxmerk van Thane Direct is ingeschreven. Dit betekent dat een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen. Gelet op de mate van overeenstemming tussen merk en teken is dat gevaar naar voorlopig oordeel dan ook aanwezig. Het verbod zal daarom, nu er overigens geen verweer gevoerd wordt, worden toegewezen
Inbreuk teken Orbitrac op merk Orbitrek
* Robba heeft - ook desgevraagd - niet betwist dat het teken Orbitrac op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Gemeenschapsmerk ORBITREK.
* Assumptie van geldigheid Gemeenschapsmerk Orbitrek ten opzichte van ouder Beneluxmerk Orbitrac
Haar verweer komt er op neer dat haar producten met toestemming van de Zwitserse onderneming BW Handels AG in het verkeer zijn gebracht, welke onderneming houdster is van het oudere Beneluxmerk Orbitrac (gedeponeerd op 6 september 1999). Dit verweer kan Robba niet baten. In dit verband is van belang dat artikel 95 lid 1 GMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietig-verklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet in de eerste plaats op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast, omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. De voorzieningenrechter wijst er in dit verband op dat een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk bij het Bureau, gegrond op een ouder recht, enkel kan worden ingesteld door de houder van dat oudere recht en de door deze houder gemachtigde licentiehouders (art. 55 lid 1 aanhef en onder a GMVo jo. art. 52 lid 1 aanhef en onder a GMVo. jo. art 42 lid 1 aanhef en onder a GMVo.). Omdat Robba geen houdster is van het merk Orbitrac en gesteld noch gebleken is dat zij een gemachtigd licentiehoudster is, kan Robba een dergelijke vordering niet instellen. Voorshands oordelend kan ook een reconventionele nietigheidsvordering om die reden niet met succes door Robba worden ingesteld (art. 96 lid 1 en 3 GMVo. jo. art. 56 lid 2 GMVo). Niet gebleken is voorts dat BW Handels AG bij het Bureau een nietigheidsvordering aanhangig heeft gemaakt.
* Gerede kans dat Beneluxmerk Orbitrac vervallen wordt verklaard wegens niet normaal gebruik gedurende meer dan vijf jaar
De voorzieningenrechter is voorshands bovendien van oordeel dat er gerede kans bestaat dat het Beneluxmerk van BW Handels AG in een bodemprocedure, waarbij de merkhoudster partij is, vervallen zal worden verklaard (art 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE). De voorzieningenrechter baseert dit op de e-mail van 20 oktober 2008 van Beat Wickart, de directeur van BW Handels AG, waaruit blijkt dat het meer dan acht jaar geleden is dat BW Handels AG voor het laatst producten onder het merk Orbitrac aan een afnemer binnen de Europese Unie (in casu Duitsland) heeft verkocht. Daarmee staat naar voorlopig oordeel in voldoende mate vast dat het merk Orbitrac gedurende 5 jaar niet in de Benelux is gebruikt.
PROCESRECHT
Aanvulling grondslag met auteursrecht en oneerlijke concurrentie niet toegestaan
Deze aanvullende grondslagen zijn ter zitting veel te laat kenbaar gemaakt, zodat Robba in haar verdedigingsbelang is geschaad
Uit (het lichaam van) de dagvaarding valt op te maken dat de grondslag van de vorderingen van Thane c.s. is gelegen in de onder 2.2. en 2.3. van dit vonnis bedoelde merkrechten. Tijdens de mondelinge behandeling is de voorzieningenrechter gebleken dat Thane c.s. aan haar vorderingen tevens het auteursrecht en oneerlijke concurrentie ten grondslag wenst te leggen. Robba heeft daartegen bezwaar gemaakt, omdat de wijziging van de grondslag van eis voorafgaand aan de zitting niet is aangekondigd. De voorzieningenrechter zal de aanvullende grondslagen, als zijnde in strijd met de goede procesorde, buiten beschouwing laten. Deze aanvullende grondslagen zijn veel te laat kenbaar gemaakt, zodat Robba in haar verdedigingsbelang is geschaad. De voorzieningenrechter wijst in dit verband ook op randnummer 7 van de dagvaarding. Daarin behoudt Thane c.s. uitdrukkelijk haar aanspraken voor inzake haar toekomende modelrechten en auteursrechten. Ter beoordeling liggen derhalve alleen voor de gestelde inbreuk op het gecombineerde Benelux woord/beeldmerk "Slim 'n Lift" en op het Gemeenschapswoordmerk ORBITREK.