OCTROOIRECHT
Geen toegevoegde materie
• Aldus is naar het oordeel van de rechtbank in WO 765 aan de gemiddelde vakman voldoende duidelijk geopenbaard dat ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste formulering met verlengde afgifte een controlled release matrix kan worden gebruikt waarin – uitsluitend of onder meer – acrylhars is toegepast. De vakman zal inzien dat in EP 730 zo’n (door middel van een disclaimer van bescherming uitgesloten) matrix kortweg is aangeduid met de term ‘acrylic resin matrix’. Voor de gemiddelde vakman is derhalve duidelijk welke materie door de disclaimer van de beschermingsvang van EP 730 is uitgesloten en daarmee welke materie nog wel door conclusie 1 wordt beschermd.
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van toegevoegde materie onder artikel 123 (2) EOV dient immers te worden bezien wat de gemiddelde vakman op duidelijke en ondubbelzinnige wijze kon afleiden uit de oorspronkelijke aanvrage, in casu WO 765.
Artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond
• Of de toevoeging van de disclaimer in het uiteindelijk verleende 730-octrooi al dan niet strijd met het in artikel 84 EOV neergelegde vereiste van duidelijkheid opleverde stond ter beoordeling van de verlenende instantie in München, maar kan thans niet in de beoordeling van de geldigheid van EP 730 worden betrokken nu het niet voldoen aan dat vereiste (in de Rijksoctrooiwet 1995 neergelegd in artikel 25) geen grond voor vernietiging door de nationale rechter kan opleveren.
Toelaatbaarheid niet-geopenbaarde disclaimers
• De uitspraak van de Grote Kamer van Beroep in G1/03 heeft – naar algemeen wordt aangenomen – uitsluitend betrekking op de toelaatbaarheid van disclaimers die niet zijn geopenbaard in de oorspronkelijke aanvrage (aangeduid als ‘undisclosed’). Dat blijkt bijvoorbeeld uit de passage op pagina 7 onder 2 van de overwegingen: the Enlarged Board of Appeal has to deal with the allowability of disclaimers which have not been disclosed in the application as filed (...).
Disclaimer niet undislcosed
• Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de disclaimer niet moet worden aangemerkt als ‘undisclosed’ in de zin van G1/03 en dat deze niet dient te worden beoordeeld aan de hand van de in G1/03 neergelegde vereisten.
Nawerkbaarheid – geen undue burden
• dat de gemiddelde vakman op grond van hetgeen in het octrooischrift is geopenbaard en/of zijn gemiddelde vakkennis voldoende duidelijke informatie tot zijn beschikking had om de formulering volgens conclusie 1 van EP 730 te bereiken. Daarbij mag van de gemiddelde vakman worden verwacht dat hij daaraan de tijd en moeite besteedt die voor de uitvoering van de uitvinding nu eenmaal - inherent aan de aard van die uitvinding – nodig is.
Inventief
• In het licht van voorgaande kan niet worden aangenomen dat op de prioriteitsdatum oxycodon bij de gemiddelde vakman bekend stond als bruikbaar alternatief voor hydromorfon (of morfine) voor toepassing in een controlled release formulering. Daarom kan evenmin worden geoordeeld dat de keus voor oxycodon in een controlled release formulering voor de gemiddelde vakman die op zoek was naar een oplossing voor het hiervoor in r.o. 4.31 geformuleerde probleem voor de hand lag.
IEPT20100407, Rb Den Haag, Mundipharma v Sandoz
