HANDELSNAAMRECHT
Gehoudenheid om verwarring met handelsnaam die beschrijvend deel bevat te voorkomen
• Emesa heeft derhalve in 2009 een handelsnaam laten registreren die, wat het kenmerkende deel daarvan betreft, het meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit, waarin zij bemiddelt.
• Dat neemt niet weg dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen. Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix .nl blijkt.
Gebruik domeinnaam als handelsnaam
• Dat Bied & Geniet nadien haar website zodanig heeft aangepast, zoals blijkt uit haar productie 15, dat van vorenbedoelde term “Bied & Geniet” groter is afgedrukt dan “op vakantieveiling.nl”, is niet een zodanige wijziging dat daardoor verwarring bij het relevante publiek wordt verhinderd. Dat “vakantieveiling.nl” de domeinnaam van Bied & Geniet is, neemt niet weg dat zij door de wijze waarop zij deze in haar reclameuitingen heeft gebruikt, bij het relevante publiek de indruk heeft gewekt dat zij onder de handelsnaam “vakantieveiling.nl” een onderneming drijft.
MERKENRECHT
Assumptie geldigheid merk na inschrijving
• Indien een deposant naar het oordeel van het BBIE heeft aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter tot uitgangspunt te nemen dat het desbetreffende merk rechtsgeldig is ingeschreven. Dat is anders indien de wederpartij voldoende aannemelijk maakt dat de bodemrechter de merkinschrijving nietig zal verklaren.
Beoordeling inburgering door rechter na depotdatum
• Weliswaar mag het BBIE bij het toetsen van de geldigheid van een depot alleen de mate van inburgering meewegen tot aan het moment waarop het merk is gedeponeerd, maar de bodemrechter die moet oordelen over het inroepen van de nietigheid van een merk, kan op grond van artikel 2.28 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) oordelen dat een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
Inburgering vakantieveilingen.nl als merk aannemelijk
• Ter onderbouwing van haar stelling dat haar merk “vakantieveilingen.nl” is ingeburgerd, heeft Emesa gegevens overgelegd met betrekking tot aantallen abonnees op haar wekelijkse nieuwsbrief, unieke bezoekers aan haar website, de toekenning van een thuiswinkelaward, uitzendschema’s van tvcommercials, billboard en abricampagnes, persberichten, onderzoeksrapporten van de bureaus Motivaction, Intomart Gfk en TNS NIPO en een totaaloverzicht van haar marketingbestedingen in de periode 2008 tot maart 2011.
• Hoewel het uiteindelijk gaat om de vraag of het in aanmerking komend publiek het betrekkelijke teken opvat als een merk ter onderscheiding van waren en diensten, kan inburgering ook op de wijze worden aangetoond als door Emesa gedaan. Emesa is met alle door haar overgelegde producties er vooralsnog voldoende in geslaagd aannemelijk te maken dat meergenoemd merk is ingeburgerd in Nederland en door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen.
Inbreukmakend gebruik domeinnaam vakantieveiling.nl als teken voor waren
• Op vergelijkbare wijze als onder 2.7 ten aanzien van de handelsnaam van Emesa overwogen Bied & Geniet gebruikt naar het oordeel van het hof haar domeinnaam tevens als teken ter onderscheiding van waren maakt Bied & Geniet inbreuk op dat merk. Ook het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.10) dat Bied & Geniet inbreuk maakt op de merkenrechten van Emesa en daarom het gebruik van het teken “vakantieveiling.nl”
IEPT20110920, Hof Amsterdam, Bied & Geniet v Emesa
