MERKENRECHT
Essentiële herkomstfunctie en andere functies merk
• Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden.
Gebruik merk als trefwoord bij advertentieverwijzingsdienst kan herkomstaanduidingsfunctie en investeringsfunctie merk aantasten, maar niet reclamefunctie
• Bijgevolg dient op de eerste, de tweede en de derde vraag, sub a, alsook op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder een concurrent kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten.
Een dergelijk gebruik:
• tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;
• tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan, en
• tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.
Bescherming bekend merk bij advertentieverwijzingsdiensten tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk: reclame op basis van trefwoord
• Uit een en ander volgt dat op de derde vraag, sub b, moet worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk een concurrent kan verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.
• Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.
• De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.
IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer
